А що, якщо одного дня виявиться, що на ринку, для якого планується розширення вашого бізнесу, ваш власний бренд уже «зайнятий»? Саме це покликаний виявляти комплексний пошук ТМ ще до виходу на новий ринок. З подібним зіткнулася американська мережа ресторанів Wendy’s, коли вирішила повторно зайти на ринок Бенілюксу.
Що сталося з Wendy’s?
Wendy’s – одна з найбільших американських мереж ресторанів швидкого харчування. Станом на кінець 2025 року вона налічувала майже 7 400 ресторанів, а сукупний обсяг продажів її ресторанної системи становив близько $14 млрд. Але масштаб бренду не допоміг компанії безперешкодно повернутися на ринок, який вона колись залишила.
У 1980–1986 роках Wendy’s мала сім ресторанів у Нідерландах, Бельгії та Люксембурзі, однак фінансові показники не задовольняли компанію, і вона зрештою залишила Бенілюкс.
У 1988 році підприємець Реймонд Уорренс відкрив у місті Гус (Нідерланди) невеликий снек-бар, який назвав Wendy’s – на честь своєї доньки Венді. У 1995 році він зареєстрував це позначення як торговельну марку Бенілюксу.
Коли ж у 2000 році американська Wendy’s захотіла повернутися до Бенілюксу, вона виявила, що її власна назва вже юридично зайнята локальним бізнесом. Спроби усунути це право та повернути собі можливість використовувати власний бренд у регіоні стали предметом багаторічних судових спорів, які тривають і досі.
На перший погляд, історія Wendy’s може здаватися винятковою. Насправді вона демонструє один із фундаментальних принципів права на торговельні марки: глобальна відомість бренду сама по собі не гарантує можливості безперешкодно використовувати та зареєструвати його в кожній окремій юрисдикції.
Навіть якщо компанія десятиліттями використовує певне позначення у всьому світі, на конкретному ринку може існувати раніше набуте право третьої особи, яке створюватиме реальний бар’єр для виходу на цей ринок, і пошук ТМ його покаже.
Genuine use: коли локальна ТМ – не просто запис у реєстрі
Важливо зазначити, що це не типова історія про «патентного троля», який свідомо зареєстрував відомий бренд без наміру його використовувати. Локальний підприємець не просто зареєстрував позначення Wendy’s, а реально використовував його у своєму бізнесі. І саме це стало важливим аргументом у подальшому спорі.
Зокрема, американська Wendy’s намагалася усунути локальну ТМ, посилаючись на недостатнє використання знака. У термінології права на торговельні марки йдеться про т. зв. «genuine use» – реальне комерційне використання торговельної марки відповідно до її основної функції, тобто для позначення та просування відповідних товарів або послуг на ринку.
Однак в одному з останніх судових рішень щодо цього питання (рішення Апеляційного суду м. Гертогенбос № 200.218.715_02 від 02.11.2021 р.) суд дійшов висновку, що для ресторанних послуг таке використання було доведеним. Знак Wendy’s:
- використовувався на вікнах і фасаді закусочної;
- був включений до логотипу та інтер’єру;
- наносився на робочий одяг, упаковку та інші матеріали, пов’язані з діяльністю закладу.
При цьому суд врахував і національну специфіку: у Нідерландах ринок швидкого харчування все ще здебільшого складається із невеликих локальних закусочних, а не мережевих закладів, саме тому бізнес Уорренса можна було кваліфікувати як цілком стандартний.
У результаті локальний бізнес зміг зберегти права на ТМ Wendy’s щодо відповідних ресторанних послуг у Бенілюксі.
Для професійної спільноти це рішення цікаве ще й тим, що демонструє: оцінка genuine use не зводиться до механічного підрахунку кількості торговельних точок або території, на якій використовується знак. Важливими є характер відповідного ринку, спосіб використання знака та його реальний комерційний характер.
Історія Wendy’s показує важливу річ: проблема для глобального бренду може виникнути не через очевидний trademark squatting, а через реально існуюче та використовуване локальне право.
Чому просто перевірити реєстр ТМ недостатньо?
Перед виходом на новий ринок недостатньо поставити лише одне питання: «Чи є така сама ТМ у реєстрі?». Набагато важливіше з’ясувати, чи може цей знак бути безпечно використаний і отримати правову охорону саме в тій юрисдикції, де бізнес планує його використовувати.
Для цього потрібен не лише формальний пошук ТМ, а комплексний аналіз, який може охоплювати:
- Тотожні знаки: чи існують у відповідній юрисдикції ТМ із таким самим позначенням.
- Схожі знаки: чи є торговельні марки, схожість яких може створювати ризик відмови в реєстрації або претензій з боку правовласників.
- Раніше виниклі права: кому вони належать, коли вони виникли та чи мають вони пріоритет у конкретній юрисдикції.
- Товари та послуги: для яких саме товарів і послуг охороняються відповідні права та наскільки вони перетинаються з діяльністю бізнесу.
- Альтернативні форми бренду: чи використовуються локалізовані, перекладені, транслітеровані або інші варіанти позначення.
- Інші потенційні права та обмеження: залежно від юрисдикції та особливостей конкретного бренду.
Саме тому відсутність тотожної ТМ у реєстрі ще не означає відсутності юридичного ризику. Аналіз має враховувати не лише зареєстровані знаки, а й особливості виникнення та пріоритету прав у конкретній країні.
Не лише чужі ТМ: чи може бути зареєстрований сам знак
Навіть якщо під час пошуку не знайдено тотожних або схожих торговельних марок третіх осіб, це ще не означає, що знак гарантовано отримає правову охорону.
Причина в тому, що існують т. зв. «абсолютні підстави для відмови» – обмеження, які стосуються не конфлікту з конкретним правовласником, а самого позначення. Їх перелік і критерії оцінки відрізняються залежно від юрисдикції.
Серед типових ризиків:
- Відсутність розрізняльної здатності. Торгова марка має дозволяти споживачу відрізнити товари або послуги одного бізнесу від товарів чи послуг інших осіб. Якщо позначення є надто простим або складається лише з елементів, які самі по собі не можуть виконувати таку функцію, з реєстрацією можуть виникнути проблеми;
- Описовий характер. Знак не повинен просто описувати товар або його характеристики. Наприклад, позначення, яке безпосередньо вказує на вид товару, його склад, якість, кількість, призначення чи інші характеристики, може не отримати правової охорони як торговельна марка;
- Оманливість. Позначення не повинно створювати у споживача хибне уявлення про товар або послугу. Наприклад, якщо назва формує уявлення про певне географічне походження, склад чи властивість товару, яких насправді немає, це може стати підставою для відмови;
- Інші встановлені законом обмеження. У різних юрисдикціях можуть існувати додаткові підстави для відмови, пов’язані із характером позначення або його окремими елементами. Наприклад, закон може не допускати реєстрацію позначень, які мають образливий, антисоціальний або інший заборонений характер.
Тому оцінка перспектив реєстрації має враховувати також і законодавство та практику відповідного відомства в конкретній юрисдикції.
Таким чином, якісний комплексний пошук повинен охоплювати два рівні ризиків:
- раніше набуті права третіх осіб
- відповідність самого позначення вимогам охороноздатності конкретної юрисдикції.
У результаті бізнес отримує не просто перелік знайдених торговельних марок, а відповідь на значно важливіше практичне питання: чи має бренд реалістичну перспективу безпечно використовуватися та отримати правову охорону саме в тій юрисдикції, де бізнес планує його запускати?
Що може коштувати помилка?
Проблема, виявлена до запуску бренду, зазвичай дає бізнесу можливість змінити рішення з мінімальними втратами. Ця ж проблема, виявлена вже після масштабних інвестицій, може означати вже зовсім інші наслідки:
- переговори з правовласником;
- придбання чужої ТМ;
- зміна назви та ребрендинг;
- перегляд маркетингової стратегії;
- зміна упаковки, вивісок або інших матеріалів;
- судовий спір;
- обмеження використання бренду;
- відкладення або навіть припинення виходу на ринок.
Історія Wendy’s добре показує, що навіть великий міжнародний бренд не застрахований від подібних ризиків.
Висновок
Попередній пошук ТМ – це не формальність перед поданням заявки, а інструмент управління бізнес-ризиками.
Його проведення дозволяє ще до виходу на ринок виявити тотожні та схожі знаки третіх осіб, оцінити потенційні конфлікти з раніше набутими правами, врахувати особливості відповідної юрисдикції та перевірити саме позначення на наявність абсолютних підстав для відмови.
Для міжнародного бізнесу такий аналіз особливо важливий, адже одна й та сама назва може мати принципово різний правовий статус у різних юрисдикціях.
Саме тому комплексний попередній пошук варто розглядати не як витрати на реєстрацію ТМ, а як інвестицію у передбачуваність.
Автор: Михайло Ляшенко
Якісно та всебічно оцінити ризики реєстрації вашого позначення в будь-якій країні допоможуть наші юристи. Вам достатньо лише залишити заявку для початку роботи, і ми вас проконсультуємо.