Подання заперечення проти заявки на реєстрацію торговельної марки є ефективною процедурою захисту прав. Вона надає можливість попередити порушення прав інтелектуальної власності на торговельну марку, права на яку виникли раніше.

Як це працює? Випадок з практики (позначення змінені). Клієнт є власником прав на словесну торговельну марку  «Пілюлькін», зареєстровану багато років тому для медичних та ветеринарних послуг 44 класу МКТП. Клієнт випадково знайшов рекламу конкурента, а потім ще й подану заявку на реєстрацію трохи стилізованого, проте співзвучного, позначення «Пілюлькін». Завдяки оперативно підготованому та поданому запереченню проти реєстрації Пілюлькіна-імітатора, йому було відмовлено у реєстрації позначення. Таким чином недобросовісні дії конкурента було придушено «в зародку» – просто, доступно та ефективно.

Практика моніторингу поданих заявок на предмет пошуку конкуруючих позначень та подання заперечень проти реєстрації останніх є звичною для США та країн ЄС, проте менш популярною в Україні. На те є дві причини: 1) слабка обізнаність власників торговельних марок про таку можливість; 2) недоліки законодавчого регулювання та функціонування системи інтелектуальної власності.

В 2020 році Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» зазнав суттєвих змін, які внесли корективи і в процедуру подання та розгляду заперечень в Україні. Проте чи наблизились ми до європейської та американської практики за зручністю – пропонуємо порівняти.

Від подання заявки до її публікації

Шлях до реєстрації торговельної марки скрізь однаково починається з подання заявки. Проте відрізняється форма подання. Так, заявку на реєстрацію єдиної торговельної марки ЄС (далі – ЄС ТМ) бажано подавати в електронній формі, до чого і закликають, проте не забороняють подавати в паперовій і навіть факсом (останнє настійно не рекомендується, але можливість така є).

США обмежує форму подання заявки електронною. В паперовому вигляді дозволяється подавати лише у крайніх випадках, якщо раптом система електронної подачі не працює.

В Україні ми маємо можливість подавати як в електронній, так і в паперовій формі. Електронна форма обійдеться заявнику дешевше – у 80% від вартості збору .

Перевірка заявки до її публікації в порівнюваних системах відрізняється.

Найбільш ретельно до публікації  заявка перевіряється в США – на відповідність заявки формальним вимогам, наявності абсолютних та відносних підстав для відмови у наданні правової охорони. 

Позначення, заявлене як  ЄС ТМ, до публікації не перевіряється на відносні підстави для надання правової охорони. Проте за запитом заявника може бути проведений пошук для виявлення ідентичних та/або подібних марок.

В Україні заявка до моменту публікації перевіряється лише на дотримання в ній формальних вимог. Перевірка наявності абсолютних та відносних підстав в наданні правової охорони проводиться вже після закінчення строку для подання заперечень.

Строк для подання заперечення

Дата публікації заявки є відправною точкою для подання заперечень проти заявок. Україна після прийняття Закону  № 815-IX від  21 липня 2020 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями» порівнялась з ЄС. Тепер замість абстрактних «не пізніше ніж за 5 днів до дати прийняття Установою рішення за заявкою» ми маємо 3 місяці з дня публікації рішення за заявкою, аналогічно з ЄС ТМ.

В США строк для подання заперечень також має відлік з дня публікації заявки, проте там він може бути значно довшим. За загальним правилом строк встановлено у 30 днів. Проте його може бути продовжено, і в загальній сукупності він може становити до 180 днів після публікації заявки.

Особа скаржника

В ЄС розрізняють два види заперечень в залежності від підстав. Перше, так зване «зауваження» (Observation) може бути подане щодо абсолютних підстав для відмови в наданні правової охорони позначенню. Це досить нечастий вид заперечень, оскільки подається лише за наявності дуже серйозних підстав у виключних випадках. І таке «зауваження» може подати будь-яка особа безкоштовно, проте вона не приймає ніякої подальшої участі у процесі розгляду заявки та не отримує жодних повідомлень.

Друге – власне заперечення – на підставі більш ранніх прав інтелектуальної власності в ЄС, його може подати особа, якій ці права належать та можуть бути порушені в разі реєстрації спірного позначення. Далі скаржник приймає участь у розгляді заперечення та заявки на ТМ.

 В США будь-яка особа, яка має реальний або законний інтерес щодо результатів реєстрації торговельної марки, може подати заперечення. Але обов’язковою умовою є реальний прямий вплив на опонента реєстрацією спірної ТМ. Підстави можуть бути як відносні (найчастіше – більш рання ТМ), так і абсолютні (описовість, загальновживаність, введення в оману).

В Україні пунктом 8 статті 10 ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» визначено, що подати заперечення може будь-яка особа з будь-яких підстав для відмови в наданні правової охорони. Найпопулярнішою підставою в Україні також є наявність більш ранніх прав інтелектуальної власності. 

Форма подання заперечення

В ЄС та США заперечення, як і заявка на реєстрацію, подаються зазвичай в електронній формі. І там, і там електронна форма містить чіткі інструкції щодо їх заповнення, а також додаткові гайди, окрім безпосередньо законодавчих вимог. Для підтвердження повноважень представника скаржника за загальними правилами ні в ЄС, ні в США не вимагається подання довіреності. Представником в більшості випадків визнається особа, яка безпосередньо підписала документ від імені скаржника.

В Україні ж не все так просто. Першою і основною проблемою є те, що діючим Законом про знаки передбачено встановлення вимог до заперечення спеціальним підзаконним актом. Проте зараз ми поки що знаходимось лише в стадії його очікування. Другою проблемою є вимога українського патентного відомства навіть при електронній формі подання заперечення додатково подавати довіреність на представництво інтересів скаржника в паперовому вигляді. При електронній формі подання документів  досилання паперових носіїв є зовсім не логічним продовженням діловодства.

Розгляд заперечення

В ЄС та США процедура розгляду заперечень характеризується змагальністю сторін.

Процедура в ЄС починається з періоду, який сторони отримують на врегулювання спору між собою (2 місяці з можливістю продовження до 24 місяців). В разі неврегулювання спору мирним шляхом далі йде змагальна частина: скаржник може подати свої доповнення до заперечення протягом 2 місяців, потім заявник отримує 2 місяці на відповідь на заперечення, після чого скаржник має ще 2 місяці на подання зауважень щодо аргументів заявника. І вже після всіх аргументів сторін відомство виносить своє рішення впродовж приблизно 6 місяців. Рішення може бути оскаржене будь-якою стороною процесу протягом 2 місяців з дати його прийняття до Апеляційної ради.

В США процес розгляду заперечення більше схожий на судовий процес з наступними стадіями: відкриття процесу розгляду заперечення, стадія надання свідчень, подання брифів. Після чого сторонами може бути подане клопотання про проведення ще й усних дебатів сторін. І завершується розгляд прийняттям рішення відомством. Рішення може бути оскаржене будь-якою стороною процесу до Апеляційної ради не пізніше 63 днів з дати його прийняття.

В Україні  ми ще в очікуванні розробки правил розгляду заперечень щодо торговельних марок. Що маємо на сьогодні відповідно до закону: після отримання заперечення заявник має два місяці для надання своєї відповіді, після чого експертиза розглядає матеріали та приймає рішення за результатами кваліфікаційної експертизи. Подальша участь скаржника у розгляді заперечення та заявки на ТМ обмежується лише отриманням ним висновку експертизи. Проте він має можливість оскарження рішення до Апеляційної палати впродовж 2-ох місяців з його прийняття, як і заявник. Варто зауважити, що без попереднього подання  заперечення проти заявки на стадії її розгляду експертизою зацікавлена сторона не має права подати скаргу до Апеляційної палати на рішенні відомства.

Що маємо у підсумку

Така комбінація дій «регулярний моніторинг плюс подання заперечень» є звичною практикою для ЄС та США, де свідомість та відповідальність власників ТМ є більш високою, а процедури чітко врегульовані та зручні для всіх сторін. Можливість мирно розійтись без значних втрат на ранній стадії завжди легша і морально, і матеріально, ніж судові спори в перспективі.

Ще один тому приклад: щодо заявки нашого клієнта на ТМ, поданої в Німеччині, було отримано заперечення. Представники скаржника та клієнта домовились щодо подальшого співіснування на ринку. Внаслідок цього прийшли до згоди, що заявник скоротить перелік товарів, заявлених на реєстрацію (заявник залишав за собою нелікувальні товари для догляду за волоссям, і мав виключити лікувальні товари зі списку), а також не буде продавати свої товари через аптеки. Вказане задовольнило обидві сторони, про що вони підписали відповідну угоду. Заявник скоротив список товарів, а скаржник відкликав своє заперечення, і всі залишись задоволені.

Аналіз досвіду інших країн та розуміння процесу зменшує страх до дії та дає усвідомлення, яка з цього всього користь. В ЄС та країнах, де процедура розгляду заявок відомством не включає перевірку більш ранніх прав, проведення моніторингу заявок та самостійне перешкоджання реєстрації спірних ТМ за допомогою подання заперечень є взагалі «must-do actions» для охорони власних прав.

В країнах, де правила процедури передбачають перевірку наявності відносних підстав для надання правової охорони, ризики щодо реєстрації схожих ТМ, звичайно, менші. Проте не варто покладатись лише на експертизу відомства. Аналіз бази рішень USPTO показує велику кількість поданих заперечень щодо спірних позначень. Власники прав на ТМ, зареєстрованих раніше, активно відслідковують та «відсіюють» можливих порушників саме на етапі реєстрації.

 В Україні ми також маємо можливість як проведення моніторингу (база поданих заявок на реєстрацію ТМ відкрита), так і подання заперечень за результатами виявлених спірних заявок у чітко визначений строк. Такі дії добре працюють на користь правовласників і їх потрібно використовувати, не дивлячись на будь-які процедурні прогалини.

Тож власникам інтелектуальних прав варто усвідомити перевагу від застосування превентивних заходів щодо їх охорони та не чекати, коли гряне грім або наступлять покращення. Зі своєї сторони патентних повірених дуже сподіваємось на подальше вдосконалення процесу зі сторони державних органів та патентного відомства, за що без зупину боремось,  а також на підвищення свідомості власників інтелектуальних прав щодо використання ефективних методів захисту своїх прав.

Матеріал опублікований у виданні «Юридична практика»№7-8(1208-1209) від 23.01.2021 та на сайті https://pravo.ua/articles/jepoha-vozrazhenija/

Автор: Вікторія Остапчук

Передрук, повне або часткове копіювання тексту статті, переклад, розміщення статті або її перекладів на інших сайтах та інших інтернет-ресурсах, будь-яке інше її використання без письмового дозволу автора суворо заборонені! Порушення заборони тягне за собою відповідальність згідно з Законом України «Про авторське право і суміжні права»