Однією з популярних тем наших дописів, які ви вже могли читати, була (і є) реєстрація ТМ ЄС (EUTM). Можливо, ви пам’ятаєте, як ми розповідали про ризики отримання відмови в реєстрації та можливі варіанти їх зменшення. Якщо ні, радимо переглянути [ось тут] і [тут].

Далі хочемо поговорити про те, що відбувається, коли під час реєстрації ТМ в ЄС виникає перешкода у вигляді конфлікту інтересів з власниками більш ранніх прав. Сьогодні безпосередньо зупинимось на процедурі подання та розгляду заперечень від таких осіб.

Opposition period: подання заперечень

Нагадаємо, що після отримання заявки на ТМ Європейський офіс (EUIPO) перевіряє її тільки на дотримання формальних вимог та на відповідність позначення абсолютним критеріям надання правової охорони (таким як описовість, загальновживаність, відповідність нормам моралі та публічному порядку тощо). Якщо експертиза пройдена успішно, EUIPO здійснює публікацію заявки. Далі починається найцікавіше – 3-місячний період для подання третіми особами заперечення (опозиції) проти реєстрації ТМ (opposition period).

Опозиція – це процедура, коли будь-яка третя особа може вимагати від EUIPO відмовити в реєстрації ТМ за опублікованою заявкою. Обґрунтуванням для подання опозиції можуть бути лише відносні підстави – наявність у скаржника конфліктних прав, що виникли до подання заявки на оскаржувану ТМ.

Підставами для подання опозиції є наявність у третьої особи прав на:

  1. Раніше подану або зареєстровану тотожну торговельну марку для тих самих товарів і послуг.
  2. Раніше подану або зареєстровану схожу або частково ідентичну торговельну марку, якщо існує ризик змішування.
  3. Торговельну марку, якщо вона подається на реєстрацію агентом або представником без дозволу її власника.
  4. Незареєстроване позначення (бренд, логотип тощо), що має значну комерційну цінність і захищений національним законодавством однієї з країн ЄС, яке почало використовуватись раніше, в тому числі добре відомі позначення;
  5. Торговельну марку з репутацією, якщо нова схожа або тотожна ТМ може паразитувати на її цінності та відомості, без порівняння товарів та послуг.
  6. Географічне зазначення, якщо заявлена ТМ може ввести споживачів в оману щодо походження товару.

Cooling–off period: час домовлятися

Після завершення 3-місячного періоду подання опозицій EUIPO перевіряє отримані заперечення. Якщо вони відповідають вимогам, їх приймають до розгляду та надсилають відповідне повідомлення заявнику ТМ і скаржнику. У повідомленні зазначається про початок періоду для врегулювання конфлікту (Cooling-off period) строком 2 місяці. Цей строк може бути продовжений ще на 22 місяці за заявою обох сторін і сумарно тривати до 24 місяців. Однак будь-яка зі сторін може в односторонньому порядку припинити cooling-off, навіть без згоди іншої сторони.

Які можливі варіанти домовленостей за результатами переговорів сторін:

  • Co-existence agreement – сторони можуть погодити подальше співіснування на ринку кожен зі своїм позначенням на певних умовах, про що підписуються відповідний договір (наприклад, домовляються використовувати позначення лише на певних територіях та/або лише у певному вигляді позначення);
  • Заявник за спірною ТМ може погодитись обмежити перелік товарів та послуг до вузького списку для уникнення конфлікту з власником більш ранніх прав;
  • Відкликання заявником заявки на ТМ або скаржником опозиції на інших умовах.

Якщо сторони дійдуть згоди за результатами переговорів, збір за подання опозиції повертають скаржнику. Варто зазначити, що більшість конфліктів вирішуються саме на цій стадії з метою економії часу та коштів на подальший розгляд. Добре продумана стратегія, гнучкість та винахідливість під час переговорів є запорукою успіху для обох сторін, тому радимо на цьому етапі обов’язково заручитись підтримкою кваліфікованих патентних повірених.

Якщо переговори провалились: змагальний етап

Якщо сторони не врегулювали конфлікт, починається змагальний етап. Скаржник має 2 місяці, щоб надати докази та пояснення, чому заявлена ТМ порушує його права. Після цього заявник отримує 2 місяці, щоб відповісти на опозицію або подати запит на докази використання ТМ скаржника, якщо вважає, що вона не використовувалась останні 5 років. У разі такого запиту скаржник отримує ще 2 місяці на подання доказів реального використання своєї ТМ. Після подання скаржником доказів використання, якщо такі запитувались, заявник подає свою відповідь, враховуючи ці докази.

Якщо доказ використання не запитуються, скаржник має ще 2 місяці для подання коментарів на відповідь заявника. В деяких випадках може знадобитися ще додатковий обмін поясненнями, якщо виникають нові питання.

Як видно, змагальний етап може розвиватися по-різному, з урахуванням позицій та винахідливості сторін. Щоб досягти бажаного результату в цій боротьбі, незалежно від того, на чиєму ви боці, варто заручитися підтримкою кваліфікованого патентного повіреного, який у потрібний момент зможе витягнути козирі з рукава.

Після подання сторонами всіх відповідей, доказів та пояснень справа готова до ухвалення рішення. Рішення EUIPO може бути в подальшому оскаржене до Апеляційної палати (EUIPO Board of Appeal), на що дається 2 місяці від дати винесення рішення.

Кому цікава тема реєстрації ТМ в ЄС, анонсуємо, що в наступному пості ми збираємось заглибитись в тему такого цікавого поняття, як торговельні марки з репутацією, які можуть завадити реєстрації ТМ навіть тоді, коли зареєстровані для зовсім інших товарів і послуг. Не перемикайтесь.