Продовжуємо розповідати про реєстрацію єдиної торговельної марки ЄС. Поговоримо про те, як зменшити ризики отримання відмови у реєстрації.

За процедурою Європейське патентне відомство (EUIPO) здійснює перевірку позначення, поданого на реєстрацію, лише на наявність абсолютних підстав для відмови у реєстрації – чи відповідає позначення критеріям охороноздатності за своєю суттю. Такі підстави передбачені статтею 7 Регламенту ЄС №2017/1001 і серед них, зокрема, відсутність розрізняльної здатності, описовість, загальновживаність позначення, суперечливість публічному порядку або принципам моралі, оманливість щодо якості, характеру чи походження товару або послуги та деякі інші.

Часто важко самостійно виявити наявність в торговельній марці підводних каменів по абсолютним критеріям.  Необхідно перевіряти смислове значення знаку, його співвідношення із товарами та послугами, для яких планується охорона, коньюнктуру відповідного ринку, соціальні норми інших країн.  Для зменшення ризиків отримання відмови за абсолютними підставами патентні повірені до поданням позначення аналізують його з огляду на зазначені критерії.

В разі, якщо все ж таки було отримано повідомлення про можливу відмову у реєстрації від EUIPO, не варто панікувати. Заявнику надається можливість подати свої зауваги. Кваліфіковані юристи можуть підготувати ґрунтовну мотивовану відповідь з аргументацією на користь реєстрації позначення.

Після проведення експертизи позначення по абсолютним підставам EUIPO не здійснює перевірку на наявність конфлікту інтересів заявленого позначення із раніше зареєстрованими або поданими на реєстрацію торговельними марками. Натомість, відповідальність за виявлення таких конфліктів лежить на самих правовласниках. Для цього власникам більш ранніх прав дається три місяці після публікації EUIPO заявки на ТМ для подання своїх заперечень проти реєстрації торговельної марки.

Необхідно враховувати, що такими особами можуть бути: заявники/власники торговельних марок ЄС; торговельних марок, зареєстрованих або поданих в одній із держав-членів ЄС; торговельних марок, зареєстрованих або поданих за міжнародною процедурою; власники добре відомих в одній із держав-членів торговельних марок. Заявленій торговельній марці може бути відмовлено в реєстрації, якщо вона:

– є ідентичною з більш ранньою ТМ, та товари чи послуги протиставлених ТМ є ідентичними;

– є схожою на більш ранню ТМ та товари чи послуги є схожими, і є можливість їх сплутування споживачами;

– є ідентичною або схожою на більш ранню ТМ, незважаючи на ідентичність чи схожість товарів чи послуг, якщо більш рання ТМ має репутацію в ЄС або державі-члені і використання поданої ТМ в разі її реєстрації принесе несправедливу вигоду від розрізняльних ознак або репутації більш ранньої торговельної марки чи шкодить таким її ознакам або репутації.

Як передбачити можливий конфлікт з власниками більш ранніх прав? Найкращий спосіб – провести попередній пошук та аналіз ризиків. Патентні повірені здійснюють пошук тотожних та схожих позначень серед поданих на реєстрацію та зареєстрованих ТМ ЄС, національних ТМ держав-членів та міжнародних реєстрацій, які відображені на момент пошуку у базах. На підставі отриманих результатів пошуку можна виявити потенційні ризики та оцінити шанси успішної реєстрації.

В разі виявлення за результатами пошуку потенційних конфліктів можливі також варіанти їх вирішення, в залежності від ситуації: корегування переліку товарів та послуг, внесення змін до логотипу, проведення переговорів із власником більш ранніх прав щодо отримання листа-згоди на реєстрацію або придбання прав на торговельну марку тощо.

В абсолютній більшості випадків проведений попередній пошук та якісний аналіз ризиків дозволяють уникнути сюрпризів в процесі реєстрації. Проте на 100% гарантувати, що в процесі реєстрації не будуть подані заперечення третіх осіб, не можна. В разі отримання таких заперечень EUIPO надає можливість заявнику подати свої зауваги або врегулювати спір між сторонами мирним шляхом. Стратегія захисту на цьому етапі також буде визначатися в кожному окремому випадку в залежності від обставин та відповідно, відображатися, у заувагах заявника: наприклад, відсутність достатньої схожості знаків для їх сплутування споживачами, відмінність в товарах чи послугах, відсутність доказів використання третьою особою торговельною маркою протягом 5 років поспіль. За практикою нашої агенції, більш, ніж 70% заперечень можна успішно подолати шляхом проведення перемовин з опонентом та/або подання аргументованої відповіді на заперечення або відмову.

Наші юристи та патентні повірені завжди до ваших послуг з будь-яких питань реєстрації та захисту ТМ в ЄС.