Чи знаєте ви, що зареєструвавши торговельну марку, ви зобов’язані її використовувати? В іншому випадку ви можете її просто втратити. В Україні, як і в інших країнах, діє норма, за якою будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково, якщо торговельна марка не використовується повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг безперервно протягом п’яти років (в Україні та країнах ЄС, в інших країнах може бути інший строк) від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва.

Ми склали перелік рекомендацій, з якими радимо ознайомитись, щоб не допустити втрати свідоцтва через невикористання торговельної марки.

  1. Реєструючи торговельну марку лише для захисту без реального наміру та/або можливості її використовувати, пам’ятайте про ризик дострокового припинення свідоцтва через 5 років. Невикористання може бути виправдане лише наявністю поважних причин – обставин, що перешкоджають використанню торговельної марки незалежно від волі власника (напр.,обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством).
  2. Реєструйте торговельну марку лише щодо тих товарів та послуг, щодо яких вона реально буде використовуватись. Законодавством надана можливість припинення дії свідоцтва частково. Охорона вашої ТМ може бути припинена щодо тих товарів та послуг, щодо яких ви не зможете довести її використання.  
  3. Зберігайте докази використання торговельної марки. При вирішення справ щодо дострокового припинення дії свідоцтв суди досить прискіпливо вивчають докази використання. У судових рішеннях, зокрема, зазначають, що саме лише укладення договорів щодо ТМ (ліцензійних, поставки, надання послуг тощо) не є доказом використання. Суди також вимагають докази на підтвердження виконання договорів з використанням ТМ – створені рекламні матеріали, використання в мережі інтернет, нанесення на товар, записи відео-/аудіореклами з підтвердженням часу та місця її трансляції і т.п.
  4. При придбанні прав на торговельну марку необхідно в обов’ язковому порядку переконатись, що немає підстав для припинення свідоцтва або перепон для її використання. Саме на  правонабувача суди покладають  відповідальність за виявлення всіх наявних ризиків при отриманні права власності, в тому числі тривалого невикористання ТМ попереднім власником.

У випадку, якщо все ж таки дійшло до судового спору з дострокового припинення свідоцтва радимо у своєму захисті також звернути увагу на такі моменти:

  • Чи має позивач право вимагати припинення свідоцтва? За загальним правилом кожна особа має право звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи законних інтересів. Отже, позивач має довести, що він має дійсний інтерес щодо використання торговельної марки, яка не використовується відповідачем, щодо конкретних товарів та послуг. На підтвердження такого інтересу може слугувати подана заявка на реєстрацію схожої або тотожної ТМта отримана від патентного відомства можлива відмова в реєстрації на підставі вашої ТМ. В разі відсутності такої відмови можна наполягати на відсутності і відповідного законного інтересу у позивача.
  • Чи дійсно минув 5-річний безперервний період, протягом якого ТМ не використовувалась?
  • Може все ж таки була у вас поважна причина не використовувати ТМ?

Варто зазначити, що наведені рекомендації ґрунтуються на аналізі судової практики українських судів, яка може бути з певних питань суперечливою. Необхідно також зважати, що кожна справа має унікальні обставини, що впливатимуть на її результат. За аналізом та оцінкою перспектив конкретної ситуації радимо звертатися до фахівців. Наші юристи, в свою чергу, завжди раді прийти на допомогу.