Продовжуємо розповідати про можливості захисту торговельних марок за кордоном.

Після того, як ми визначились з позначенням, яке потрібно зареєструвати, та з пріоритетними країнами, постає питання, яку процедуру обрати? Як краще подати заявку – напряму у патентне відомство іноземної держави чи за Мадридською системою? Давайте розберемось.

Що таке взагалі Мадридська система міжнародної реєстрації торговельних марок? В основі Мадридської системи лежить Мадридська угода та Протокол до неї, які визначають єдину процедуру отримання реєстрації торговельної марки у всіх країнах, які приєднались до цієї системи. Наразі до Мадридської системи входять 128 країн. Керується ця система централізовано Міжнародним бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності.

Як проходить процедура міжнародної реєстрації?

  • До Міжнародного бюро подається єдина заявка англійською або французькою мовою. Це можна зробити за допомогою українських патентних повірених без залучення іноземних спеціалістів. В заявці вказуються країни, в яких потребується реєстрація торговельної марки. За подання заявки сплачується збір, який залежить від кількості класів та обраних країн.
  • Перелік країн в разі потреби можна розширити після подання заявки шляхом подання додаткової заяви про територіальне розширення, що дуже зручно в разі поступового виходу бізнесу на нові території.
  •  Далі заявлене позначення проходить перевірку на можливість її реєстрації в кожній окремій заявленій країні, за результатами якої заявник отримує відповідне повідомлення про охорону або можливу відмову.

Які є нюанси? Для подання міжнародної заявки потрібна наявність свідоцтва про реєстрацію ТМ в країні походження (для країн-учасниць Угоди) або поданої заявки (для країн-учасниць Протоколу). Україна є учасницею Протоколу до Мадридської угоди, а отже українські заявки можуть подати міжнародну заявку на підставі національної заявки.

Національна реєстрація торговельної марки в іноземних країнах натомість передбачає подання заявок, сплату зборів та мит в кожну окрему країну через патентних повірених цієї країни. Тому в разі, коли охорона потребується у двох і більше країнах, зазвичай вигідніше, простіше та дешевше подати саме міжнародну заявку, а не національні. Якщо ж є необхідність зареєструвати ТМ лише, наприклад, в Польщі або США, без реєстрації в Україні та планів на подальше розширення, раціональніше буде подати заявку напряму.

Також подання національної заявки може стати єдиним варіантом, якщо обрана країна не є учасницею Мадридської системи.    

Ще один варіант реєстрації за кордоном з охопленням ряду територій одною заявкою – це регіональна реєстрація. Найпопулярнішою регіональною системою є Єдина торговельна марка ЄС. Про те, як вона працює, які має особливості, переваги та недоліки, ми розповімо в наступному пості. Не перемикайтесь.