Конкуренція бізнесів за увагу споживачів в інтернет-просторі неминуче породжує численні спори, зокрема між власниками торговельних марок і реєстрантами доменних імен. Поряд із добросовісними учасниками ринку діють і ті, хто шукає легкої здобичі та реєструє домени з недобросовісною метою, наприклад, для перепродажу або монетизації чужої репутації. Про те, як визначити, що свідчить про bad faith, та як практика вирішення доменних спорів і доведення цього критерію відрізняється за UDRP та UA-DRP, поговоримо в цьому пості.
UDRP (Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy) – це міжнародна адміністративна політика вирішення доменних спорів між реєстрантом доменного імені та власником торговельної марки щодо зловживань під час реєстрації або використання домену. Вона була запроваджена Інтернет-корпорацією з присвоєння доменних імен та номерів (ICANN) ще у 1999 році та застосовується до доменів gTLD (зокрема, .com, .net, .org), а також до ccTLD, які прийняли UDRP.
Спори за UDRP розглядаються адміністративними комісіями (Panels) WIPO Arbitration and Mediation Center у складі одного або трьох арбітрів.
UA-DRP – це національний аналог UDRP для доменної зони .UA, адаптований до українського ринку та запроваджений адміністратором публічного домену .UA ТОВ «Хостмайстер» у 2019 році. Національна політика вирішення доменних спорів застосовується до доменів другого рівня .ua та доменів третього рівня (зокрема, com.ua, org.ua, in.ua, net.ua, kyiv.ua, lviv.ua, kharkiv.ua та багатьох інших).
Спільна логіка, різний підхід
За обома політиками скаржник має довести три обов’язкові елементи в сукупності:
- Доменне ім’я є ідентичним або схожим до ступеня змішування з торговельною маркою;
- Відповідач не має прав або законних інтересів щодо доменного імені;
- Доменне ім’я зареєстроване та/або використовується недобросовісно (bad faith).
Саме третій елемент є одним із найскладніших для доведення і саме він демонструє основну різницю між підходами UDRP та UA-DRP.
Поріг доведення bad faith: ключова відмінність
За UDRP заявник має довести, що доменне ім’я і було зареєстроване, і використовується недобросовісно. Недоведення хоча б одного з цих елементів може призвести до відмови у задоволенні скарги. Так, у справі Advice Group S.p.A. v. yang jin jie (WIPO Case No. D2019-2829), комісія відмовила у передачі доменного імені <wekit.com>, оскільки скаржник не зміг довести, що відповідач зареєстрував доменне ім’я недобросовісно, навіть попри те, що відповідач рекламував домен для продажу, а скаржник мав відповідну торговельну марку.
Натомість UA-DRP встановлює нижчий поріг доказування: достатньо підтвердити або недобросовісну реєстрацію, або недобросовісне використання домену. На практиці це значно посилює позицію правовласників торговельних марок.
Показовим є рішення комісії WIPO у справі Hearst Communications, Inc. v. LLC HS Ukraine and ТОВ “ЕЙЧ ЕС УКРАЇНА” (Case No. DUA2021-0029). Комісія встановила, що відповідач був уповноважений зареєструвати домени <cosmo.com.ua>, <cosmopolitan.com.ua> та <harpersbazaar.com.ua> на підставі ліцензійної угоди з позивачем, і тому не можна стверджувати про недобросовісність дій в момент реєстрації. Проте комісія визнала подальше недобросовісне використання доменів в тому, що відповідач відмовився передати домени позивача після його вимоги. Було прийнято рішення про передачу доменів заявнику.
Типові обставини, що свідчать про недобросовісність
Типовими є наступні обставини недобросовісності, які найчастіше зустрічаються на практиці:
- кіберсквотинг – реєстрація домену з метою перепродажу торговельної марки;
- блокування прав на ТМ – умисне перешкоджання правовласнику у реєстрації відповідного домену;
- перешкоджання діяльності конкурента;
- введення користувачів в оману шляхом перенаправлення трафіку;
- монетизація чужої репутації (PPC-реклама, редиректи);
- фішинг – використання домену для продажу підробок або шахрайства;
- доменний трейдинг – серійна реєстрація доменів, що відтворюють торговельні марки.
Окремої уваги заслуговує така обставина, як passive holding – неактивне утримання доменного імені. Навіть за відсутності сайту домен може бути визнаний таким, що зареєстрований та використовується недобросовісно. Класичним прикладом є справа Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows (WIPO Case No. D2000-0003), у якій комісія дійшла висновку, що поєднання відомості бренду, відсутності прав у відповідача та будь-якого правдоподібного пояснення щодо підстав володіння доменом є достатнім для встановлення bad faith.
Відомість бренду як додаткова перевага
Чим відомішою є торговельна марка, тим вищою є ймовірність того, що відповідач знав або повинен був знати про неї на момент реєстрації доменного імені. У справах щодо добре відомих брендів арбітри нерідко прямо констатують обізнаність відповідача та наявність bad faith. Так, у справі LEGO Juris A/S v. Domain Administrator (WIPO Case No. D2010-1260) комісія зазначила, що відповідач не міг не знати про глобально відомий бренд LEGO, що стало одним із ключових факторів встановлення недобросовісності.
При цьому, для спорів за UA-DRP важливим є фокус саме на українську аудиторію та ринок у межах доменної зони .UA.
Докази мають вирішальне значення
Варто пам’ятати, що арбітри вирішують доменні спори, спираючись виключно на доводи та докази, надані сторонами, і не проводять жодних додаткових самостійних досліджень щодо обставин справи. Тому вкрай важливо і для скаржника, і для відповідача чітко викласти всі обставини та підтвердити їх належними доказами.
Недобросовісність має бути так само обґрунтовано підтверджена або спростована відповідними доказами. Комісії оцінюють сукупність обставин: момент і умови реєстрації домену, подальшу поведінку сторін, спосіб використання доменного імені та характер комунікації між ними. Чітка, логічна й добре структурована аргументація, підкріплена релевантними доказами, часто є значно переконливішою за надмірний обсяг документів.
Тест Oki Data: коли використання домену може бути добросовісним
Окрему роль у спорах за UDRP відіграє тест Oki Data, який застосовується у справах щодо реселерів, дистриб’юторів або постачальників послуг, що використовують доменне ім’я з торговельною маркою правовласника. У справі Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc. (WIPO Case No. D2001-0903) комісія визнала використання домену добросовісним, оскільки відповідач:
- продавав оригінальні товари;
- пропонував на сайті лише товари, пов’язані з торговельною маркою, а не сторонні товари;
- чітко розкривав свої відносини з власником торговельної марки, не видаючи себе за офіційний сайт бренду;
- не намагався захопити весь ринок доменів із цією торговельною маркою, залишаючи власнику бренду можливість використовувати доменні імена.
Таке рішення стало прецедентним і вказані 4 обставини аналізуються комісіями при вирішенні подібних спорів для визначення добросовісності дій відповідача.
Висновок
Встановлення недобросовісності – це комплексна оцінка поведінки відповідача, контексту обставин реєстрації доменного імені та способів його використання. Базове розуміння особливостей процедур розгляду спорів за UDRP та UA-DRP може дати бізнесу можливість ефективніше вибудовувати стратегію захисту бренду та своєчасно реагувати на доменні зловживання. Головне – бути впевненим у власній добросовісності, а роботу над якістю правової аргументації довіряти кваліфікованим та досвідченим юристам.
Автор: Аліса Краснобаєва
Пов’язані послуги