Пропонуємо Вашій увазі систематизовану добірку питань, які найбільш часто задають учасники наших регулярних семінарів «Все про роялті для підприємства», з відповідями на них і корисними порадами. Також ви можете прочитати детальний огляд самого семінару в третьому номері 2014 журналу «Інтелектуальна власність» в розділі на нашому сайті ПРЕСА ПРО НАС.
Приємного читання!
Відповідає Аліна Сєроштан
патентний повірений,
директор департаменту з реєстрації
об’єктів інтелектуальної власності ПЮА «Синергія»
Який шлях вибрати при реєстрації ТМ в інших країнах?
Оскільки торговельна марка має територіальну охорону, для реєстрації торговельних марок в інших країнах заявник може вибрати один з наступних шляхів реєстрації:
– Реєстрація ТМ за національною процедурою в кожній окремо взятій країні, де необхідна охорона;
– Реєстрація ТМ за Мадридською системою;
– Якщо цікавить реєстрація в країнах Європейського союзу, то можна реєструвати єдину марку ЄС.
Що стосується питання: яким з вищевказаних шляхів піти – однозначної відповіді на це питання не існує. Оскільки, ідеального шляху – не має. У кожного з вищевказаних варіантів є свої плюси, і є свої мінуси. Тому вибір того чи іншого шляху залежить від конкретного випадку.
Наведу для прикладу плюси і мінуси міжнародної реєстрації за Мадридською системою.
До одних з плюсів відносяться:
– Спрощення процедури подачі заявки
В Міжнародне бюро інтелектуальної власності подається тільки одна заявка, в якій може бути заявлена охорона одночасно у всіх 92 країнах, які підписали Мадридську угоду і / або Мадридський протокол. При цьому подача такої заявки здійснюється через національне відомство. В даному випадку, Ви економите час на листування з патентними повіреними інших країн.
– Вартість
Збори за реєстрацію торговельної марки в декількох країнах за Мадридською системою менше, ніж вартість національної реєстрації в цих країнах.
При цьому торговельна марка, яка зареєстрована за Мадридською системою, має таку ж охорону, як і торговельна марка, зареєстрована за національною процедурою. Так само в цьому варіанті Ви не платите гонорар за подачу заявки і ведення діловодства патентним повіреним інших країн (крім випадків попереднього відмови в реєстрації).
Крім того, надалі можна розширити охорону торговельної марки на інші країни Мадридської системи, додатково вказавши ці країни в окремій заяві і сплативши відповідні збори.
З мінусів можна виділити наступне:
– Для того, щоб подавати заявку за Міжнародною процедурою, необхідно мати або свідоцтво про реєстрацію ТМ в країні походження (для країн-учасниць Угоди), або подану заявку (для країн-учасниць Протоколу). Не завжди є така необхідність у заявника – реєструвати ТМ на території України.
– Не всі країни підписали Мадридську угоду і / або Мадридський протокол.
– Згідно з положенням Мадридської угоди і Мадридського протоколу протягом 5 років від дати міжнародної реєстрації ця реєстрація залежна від національної торговельної марки. Це означає, що якщо протягом 5 років заявка та/або свідоцтво не користуються повністю або частково правовою охороною (наприклад, заявка була відкликана, закінчився строк дії свідоцтва, свідоцтво було анульовано, якщо свідоцтво виключили з реєстру або визнали недійсним тощо), то Міжнародна реєстрація так само виключить дану ТМ з реєстру.
Тому дуже важливо мати надійну національну реєстрацію.
Що робити, якщо вже отримано попередню відмову в реєстрації?
Якщо Ви отримали попередню відмову в реєстрації (форма Т-9), в ній повинні бути зазначені підстави для відмови (ст.5, 6 ЗУ «Про охорону знаків для товарів і послуг»).
Можна або погодитися з даними підставами, або ж подати мотивовану відповідь на користь реєстрації торговельної марки. Для цього є 2 місяці з моменту отримання такого роду повідомлення. У даній відповіді наводяться аргументи: на якій підставі Ви не згодні з думкою експертизи. Якщо Ви з якихось причин не встигаєте підготувати і подати дану відповідь протягом 2-х місяців, можна продовжити цей строк, сплативши при цьому відповідний збір. Якщо Ви і це не встигли зробити з поважної причини, то в такому випадку є ще 6 місяців, щоб відновити дані терміни.
Після розгляду експертизою поданої мотивованої відповіді на користь реєстрації ТМ, експертиза або погоджується з Вашими доводами і виносить позитивне рішення про реєстрацію ТМ (форма Т-8), або відмовляє остаточно (форма Т-10). При цьому є можливість протягом 2-х місяців подати заперечення проти даного рішення вже до Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності або ж звернутися до суду.
Відповідає Вікторія Остапчук
патентний повірений, адвокат,
керуючий партнер ПЮА «Синергія»
Для того щоб платити роялті за кордон, – де повинна бути зареєстрована торговельна марка?
Виходячи з визначення платежу роялті, зазначеного в пп. 14.1.225 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), і застосовуючи його до такого об’єкта, як торговельна марка, роялті – це платіж за користування або за надання права на користування торговельною маркою. Торговельна марка набуває правову охорону на підставі її реєстрації в кожній окремій країні. Якщо українське підприємство планує використовувати торговельну марку на території України і платити за таке використання роялті нерезиденту, відповідно, торговельна марка повинна бути зареєстрована на території України.
Якщо я подав заявку на реєстрацію, але свідоцтво про реєстрацію ТМ ще не отримав – чи можу я вже укладати ліцензійний договір і платити роялті?
Укладати ліцензійні договори і платити роялті за об’єкти інтелектуальної власності, які підлягають обов’язковій державній реєстрації, можливо лише після здійснення такої реєстрації та отримання охоронного документа. Це стосується об’єктів промислової власності, зокрема, торговельних марок.
Щодо об’єктів авторського права і суміжних прав (наприклад, комп’ютерних програм) – їх реєстрація не є обов’язковою. Тому щодо таких об’єктів можна укладати ліцензійні договори і платити роялті за надання прав на їх використання незалежно від реєстрації.
Існує обмеження, згідно з яким при виплаті роялті резидентом України нерезиденту резидент має право відносити на витрати такі роялті в сумі не більше 4% доходу (виручки) за минулий рік. Як розраховуються такі 4%?
Згідно п. 140.1.2. Податкового кодексу України до складу витрат не включаються нарахування роялті у звітному періоді на користь нерезидента, у розмірі, що перевищує 4 відсотки доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (за вирахуванням податку на додану вартість та акцизного податку) за рік , що передує звітному.
Застосовується зазначена норма наступним чином:
Із загального обсягу виручки підприємства за минулий рік (не включаючи ПДВ та акцизний збір) розраховується 4%. У поточному році загальний обсяг роялті, сплачений нерезидентам, що не перевищує обчислені 4% виручки за минулий рік, відноситься на витрати. Якщо обсяг роялті, сплачений нерезидентам, перевищує зазначені 4%, то різницю (надлишкову суму роялті) підприємство сплачує за рахунок прибутку.
Для застосування норм міжнародного договору про уникнення подвійного оподаткування при виплаті роялті нерезиденту необхідно отримувати довідку про резидентство одержувача платежу у відповідній країні. Коли необхідно отримувати таку довідку?
Враховуючи, що згідно з пп. 103.4 ПКУ довідка є підставою для застосування норм про уникнення подвійного оподаткування і, відповідно, для зменшення податку з доходу нерезидента.
Пунктом 103.8. ПКУ також передбачена можливість особи, яка виплачує доходи нерезидентові у звітному (податковому) році, у разі подання нерезидентом довідки з інформацією за попередній звітний податковий період (рік), застосувати правила міжнародного договору України, зокрема, щодо звільнення (зменшення) від оподаткування, у звітному (податковому) році з отриманням довідки по закінченню звітного (податкового) року.
Як підтвердити, що нерезидент підлягає оподаткуванню у відношенні роялті в державі, резидентом якої він є, з метою віднесення на витрати платежів роялті на користь такого нерезидента (підп. г) п.140.1.2. ПКУ)?
Для можливості відображення у витратах сум виплачених роялті нерезиденту варто отримати від нерезидента довідку з підтвердженням того, що такий нерезидент підлягає оподаткуванню у своїй державі. Така довідка видається, як правило, податковим органом відповідної держави за зверненням нерезидента.
Чи можуть сторони при виплаті роялті нерезиденту самостійно визначити договором між ними, в якій країні буде сплачуватися податок на дохід нерезидента у вигляді платежів роялті?
У більшості чинних міжнародних договорів про уникнення подвійного оподаткування, укладених Україною, передбачено право оподатковувати доходи у вигляді роялті кожною з країн, що є стороною міжнародного договору, – країною, яка є джерелом доходів, і країною, резидентом якої є особа, яка отримує такі доходи. При цьому, відповідно до позиції податкових органів і сутністю положень безпосередньо самих міжнародних договорів та міжнародної практики, зазначені положення міжнародних договорів не можуть трактуватися як такі, що надають платнику податків право вибору, в якій саме з двох договірних країн здійснюватиметься оподаткування доходу у вигляді роялті. Такі доходи повинні обкладатися податком в обох країнах. Разом з тим податок з доходу нерезидента в країні, в якій виникають роялті, обмежується ставками, передбаченими міжнародним договором (знижені ставки).
І хоча в даний час існує суперечлива судова практика з цього питання, рекомендуємо дотримуватися саме позиції податкових органів та міжнародної практики застосування договорів про уникнення подвійного оподаткування.
Прес-служба Патентно-юридичної агенції «Синергія»
Передрук даного матеріалу дозволена виключно з посиланням на сайт www.synergy.ua