У сучасному світі левову частку вартості бізнесу часто становлять об’єкти інтелектуальної власності: торговельні марки, програмне забезпечення, дизайни, доменні імена чи, наприклад, патенти.

Проте на практиці багато компаній навіть не підозрюють, що юридично можуть не володіти власним брендом, продуктом чи технологією. Саме тому IP due diligence є одним із ключових етапів під час інвестування, купівлі бізнесу, масштабування компанії та її виходу на міжнародні ринки.

Що таке IP due diligence?

IP due diligence — це комплексна юридична перевірка об’єктів інтелектуальної власності компанії.

Її основна мета визначити:

  • чи дійсно компанія володіє правами на свої IP-активи, зокрема чи оформлені вони саме на компанію, а не на засновника чи колишнього директора;
  • чи не порушує компанія права третіх осіб та чи існують ризики оспорювання таких прав;
  • чи укладені договори передачі майнових прав із працівниками та підрядниками;
  • чи є всі об’єкти інтелектуальної власності належним чином зареєстрованими, чинними та достатньо захищеними у ключових для бізнесу юрисдикціях.

IP due diligence дозволяє зрозуміти, що саме купує інвестор або потенційний покупець бізнесу та які ризики приховуються за цими активами.

Які проблеми найчастіше виявляє IP due diligence?

На практиці IP due diligence нерідко виявляє проблеми, які роками залишаються поза увагою бізнесу:

  • відсутність реєстрації торговельних марок, патентів чи дизайнів,
  • неоформлену передачу прав від працівників і підрядників,
  • використання чужих IP-об’єктів без належного дозволу,
  • оформлення ключових активів на засновника замість компанії,
  • недостатній обсяг правової охорони на міжнародних ринках тощо.

До певного моменту такі недоліки можуть не створювати жодних проблем. Однак під час залучення інвестицій, продажу бізнесу, конфлікту між партнерами чи масштабування компанії вони часто стають критичними. На практиці це може призвести до втрати контролю над брендом, заборони використання власної торговельної марки третіми особами, судових спорів, блокування продажів на маркетплейсах або навіть зриву інвестиційної угоди.

Реальні кейси: коли IP due diligence визначав успіх угоди

Одним із найвідоміших прикладів успішного IP due diligence стало придбання Motorola Mobility компанією Google у 2012 році за 12,5 млрд доларів США.

Ключовою причиною угоди був патентний портфель Motorola — понад 17 000 патентів та 7 500 патентних заявок. Google провела комплексну IP-перевірку для оцінки стратегічної цінності цих патентів та їх ролі у захисті Android-екосистеми.

Водночас недостатньо ефективний due diligence може призвести до значних фінансових втрат. Показовим прикладом є кейс 1998 року, коли Volkswagen планувала придбати Rolls-Royce у компанії Vickers.

Лише після укладання угоди Volkswagen виявила, що права на торговельну марку Rolls-Royce належали не Rolls-Royce Ltd., а Rolls-Royce plc — компанії, яка займалася виробництвом авіаційних двигунів.

У результаті Volkswagen отримала заводи, обладнання та інші активи, однак не отримала права використовувати сам бренд Rolls-Royce.

Ще один відомий кейс стосується Apple та торговельної марки iPad у Китаї. Через недостатню перевірку прав Apple зіткнулася із судовим спором із Proview та була змушена виплатити 60 млн доларів США для врегулювання спору та отримання прав на використання бренду iPad у Китаї. Більше того, продаж iPad у країні тимчасово призупинявся.

Ці кейси добре демонструють, що навіть найбільші міжнародні компанії можуть зазнати значних фінансових та репутаційних втрат через недостатню перевірку IP-активів.

Три етапи ефективного IP due diligence

Практично IP due diligence можна умовно поділити на три основні етапи.

1. Визначення бізнес-пріоритетів

На цьому етапі визначається, яку роль IP-активи відіграють у бізнесі, які об’єкти є критично важливими та які цілі переслідують сторони угоди.

Приміром, для одного покупця важливим може бути лише конкретний патент, а для іншого — весь IP-портфель компанії.

2. Юридична перевірка IP-активів

На цьому етапі аналізуються усі наявні у компанії об’єкти інтелектуальної власності та договори, які їх стосуються. Це, наприклад, патенти, торговельні марки, авторські права, програмне забезпечення, договори передачі прав, ліцензії, доменні імена.

3. Аналіз ризиків та комерційної цінності

Після завершення перевірки результати аналізуються з точки зору ризиків, вартості активів, можливості комерціалізації та перспектив масштабування.

Висновок

Проблеми з інтелектуальною власністю не виникають раптово, вони можуть роками чекати свого моменту. І цей момент майже завжди настає в найгірший час: під час переговорів з інвестором, продажу бізнесу або виходу на новий ринок.

Запитайте себе зараз: чи точно ваш бренд, код і технології належать саме вашій компанії? Якщо відповідь не миттєва, значить, саме час провести IP due diligence.

Автор: Вікторія Томик