Уявіть ситуацію: ви подаєте на реєстрацію свою торговельну марку в ЄС і раптом отримуєте заперечення проти неї від компанії, чия марка зареєстрована взагалі для інших товарів чи послуг. Як так? Все просто – їхня марка має репутацію (trade mark with reputation) в Європейському Союзі.

Що таке ТМ з репутацією?

Це зареєстрована в ЄС або в країні-члені марка, яка вже здобула високу впізнаваність серед споживачів і сформувала певну цінність. Власник такої ТМ має право на ширший захист і може заперечити проти нової заявку навіть у випадку, якщо вона подається для товарів або послуг, які не збігаються з його власними. Це передбачено статтею 8(5) EUTMR і спрямовано на недопущення неправомірної вигоди або шкоди репутації знаку, що вже має авторитет.

Умови, за яких власник ТМ з репутацією може скористатися статтею 8(5) EUTMR:

1) Попередня реєстрація
ТМ з репутацією має бути обов’язково зареєстрована або як EUTM, або як національна ТМ у країні-члені ЄС. Це принципова відмінність від добре відомих ТМ, які охороняються без реєстрації і можуть бути протиставлені лише щодо пов’язаних товарів та послуг.

2) Схожість позначень
ТМ з репутацією та заявлене позначення мають бути ідентичні або схожі. При цьому рівень подібності може бути навіть мінімальним. Достатньо, аби у споживача виникав зв’язок між цими двома позначеннями, навіть без прямої плутанини.

Наприклад, у справі COCA-COLA vs MASTER (див. зображення 1) суд підтвердив, що для застосування ст. 8(5) достатньо невеликого ступеня подібності, якщо публіка встановлює “зв’язок” між знаками. Навіть стилістичні елементи (такі як шрифт) можуть створювати юридично значущий зв’язок (обидві марки мають “хвіст”, що тягнеться від першої літери; обидва позначення виконані в однаковому шрифті). ТМ Master було відмовлено в реєстрації.

Подібним чином Starbucks домоглася відмови в реєстрації ТМ Coffee Rocks (див. зображення 2) через візуальну схожість, фонетичну схожість закінчень «rocks» та «bucks» та однакове слово coffee.

3) Наявність ризику паразитування або шкоди репутації
Використання оскаржуваного позначення повинно створювати реальний та передбачуваний ризик неправомірного отримання вигоди або завдання шкоди іміджу чи репутації попередньої марки. Необхідно показати, що така шкода ймовірна при звичайній комерційній практиці.

Наприклад, у справі COCA-COLA vs MASTER подача заявки з подібним візуальним стилем (однаковий шрифт та підписоподібний елемент) створює враження зв’язку, навіть без плутанини, що вже вважається потенційним паразитуванням.

4) Відсутність належної причини для реєстрації
Якщо заявник не може довести, що мав обґрунтовані підстави для вибору саме цього позначення, EUIPO може зробити висновок, що мотив був лише у використанні чужої репутації.

Наприклад, у справі MARTINI проти MARTINI fratelli (fig.) у заявника було дві підстави для реєстрації MARTINI: це прізвище засновника компанії заявника і наявність угоди про співіснування, підписаної у 1990 році.

А ось у справі щодо ТМ NASDAQ аргумент заявника, що назва є абревіатурою “Nuovi Articoli Sportivi Di Alta Qualità”, був відхилений, оскільки абревіатура не була логічно пояснена, а зв’язок із брендом Nasdaq виглядав штучним.

Ці чотири умови для використання статті 8(5) EUTMR є сукупними, і невиконання будь-якої з них є достатнім для того, щоб це положення не застосовувалося.

Як підтверджується репутація ТМ?

Заявник має надати достатньо доказів, які свідчать про визнання бренду:

  • Відомість позначення значній частині цільової аудиторії (залежно від ринку: широкого чи вузькоспеціалізованого);
  • Кількісні показники: обсяги продажів, тривалість і географія використання, частка ринку;
  • Якісні ознаки: сформований імідж, брендова цінність, емоційна прив’язаність (goodwill);
  • Документи: фінансові звіти, маркетингові витрати, згадки у ЗМІ, результати опитувань, галузеві нагороди тощо.

На що звертати увагу заявникам, щоб не перетинатися з репутаційними знаками?

  • Перевіряти не лише торговельні марки в спільних класах товарів/послуг, а й зважати на загальновідомі бренди незалежно від галузі;
  • Бути уважними до візуальної, концептуальної та звукової схожості;
  • Уникати будь-яких елементів, що можуть викликати асоціацію з репутацією чужого бренду, якщо зв’язку з ним немає.

Якщо ви все ж таки отримали заперечення на основі ТМ з репутацією – це не кінець світу. Завжди є шанс врегулювати конфлікт через перемовини. Але кожен випадок індивідуальний, і стратегія залежить від конкретних обставин. Ваші патентні повірені завжди готові прийти вам на допомогу.