ЯК ЗАРЕЄСТРУВАТИ ТОРГОВУ МАРКУ І УНИКНУТИ ПОМИЛОК

Після виходу статті моєї колеги Анни Кравчук «Торгова марка – «легка здобич» або правила, які допоможуть зберегти бізнес», нами були отримані численні прохання щодо покрокової інструкції для тих, хто хоче зареєструвати ТМ.

Шлях до реєстрації торгової марки

Багато підприємців задаються питанням: який же він, тернистий шлях до реєстрації торгової марки? На що варто звернути свою увагу при реєстрації торгової марки, щоб в майбутньому мати гарний захист? У відповідь на прохання, в даній статті хочу проінструктувати всіх бажаючих і зупинити свою увагу на основних етапах по реєстрації торгової марки.

Крок №1: З чого починати?

Якщо Ви вирішили зареєструвати торгову марку в Україні, то Вам слід знати, що такі дії здійснює Державна служба інтелектуальної власності, яка делегувала частину своїх повноважень Державному підприємству «Український інститут промислової власності» (далі – Укрпатент). Але, перед тим як туди звернутися, необхідно задати собі наступні питання:

• яка буде мета Вашої реєстрації?
• в яких країнах будете реєструвати торгову марку?
• що саме Ви хочете захистити?
• для яких товарів і / або послуг хочете отримати захист?

Відповідаючи на ці питання, потрібно розуміти, що:

Як торгову марку можна зареєструвати слова, в тому числі імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-які комбінації таких позначень. Найпоширенішими торговими марками є: словесні; образотворчі і комбіновані (тобто складаються з словесної і зображувальної частин).

• Також торгова марка може бути як кольоровою, так і чорно-білої;
• Торгова марка охороняється територіально;
• Торгову марку можна реєструвати тільки під певні товари і / або послуги.

Про все про це і піде мова в цій статті.

Крок №2: Як реєструвати, щоб Ваш захист було складно обійти

Для того, щоб за допомогою торгової марки отримати найкращий захист, при реєстрації потрібно врахувати, як саме Ви будете використовувати її в подальшому. Вважається, що найкращий захист надає своєму власникові словесна торгова марка на двох-трьох (або більше) мовах: українською, російською, англійською, причому для кожного мовного варіанту реєструється окрема торгова марка. Якщо у Вас є оригінальний логотип, то і про його захист потрібно подумати. Якщо є можливість окремо виділити образотворчий елемент і окремо словесну частину, то для захисту краще реєструвати кілька торгових марок, щоб захистити як Вашу назву, так і образотворчу частину. Якщо ж торгова марка буде використовуватися цілісно, ​​то можна реєструвати комбіновану торговельну марку.

Кожен окремий випадок потрібно розглядати індивідуально, але Ви повинні розуміти, що чим більше варіантів торгових марок Вам належить, тим складніше обійти Ваш захист.

Крок №3: Основні моменти по підбору класів МКТП для реєстрації Вашої ТМ

Наприклад, ми вирішили, що реєструємо чорно-білу словесну торговельну марку для комп’ютерної програми. Далі необхідно визначитися з тим, для яких же товарів і / або послуг ми будемо проводити нашу реєстрацію. В Україні, як і в більшості країн світу, для реєстрації торгової марки використовується Міжнародний класифікатор товарів і послуг (далі – МКТП). Він складається з переліку всіляких товарів і послуг, які згруповані між собою за певними галузями і на сьогоднішній день розбиті на 45 класів. Перелік класів постійно розширюється, тому що прогрес не стоїть на місці, і на сьогоднішній день вже діє 10-а редакція даного класифікатора. При цьому з 1 по 34-й клас розміщені товари, а з 35 по 45-й клас, відповідно, – послуги. Даний класифікатор можна знайти на сайті Укрпатенту. Для підбору класів товарів і / або послуг потрібно переглянути 45 класів МКТП і вибрати для себе ті, в яких Ви хочете отримати захист. Або можна вдатися до допомоги патентних повірених України, які, виходячи зі своєї практики, зможуть підібрати для Вас найбільш повний перелік класів МКТП, з яких Ви зможете собі вибрати пріоритетні саме для Вас.

Відповідно до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», обсяг правової охорони визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесених до Реєстру. Це означає, що торговельна марка охороняється тільки для тих товарів або послуг, щодо яких вона була зареєстрована. А значить, і використовувати, і видавати ліцензії, і захищати свою торгову марку Ви зможете тільки у відношенні цих самих товарів і послуг.

Для найкращого захисту в майбутньому, розробнику комп’ютерної програми найкраще провести реєстрацію своєї торгової марки в 09 класі МКТП (виробництво комп’ютерних програм) і 42 класі МКТП (розробка комп’ютерних програм). Це два основні класи МКТП для даного роду діяльності.

Залежно від специфіки комп’ютерної програми для найбільш великої охорони можна взяти для реєстрації і 38 клас МКТП (послуги в сфері інтернет зв’язку для онлайн ігор), 41 клас МКТП (освітні послуги для онлайн перекладачів), 28 клас МКТП (виробництво ігор) і навіть 35 клас МКТП (послуги з продажу і реклами товарів), т.д.

Тут уже кожен вирішує для себе, який обсяг захисту йому знадобиться в майбутньому. Адже, починаючи свій бізнес, завжди потрібно продумувати свої дії на кілька кроків вперед. Ось уявіть собі, що Ви взяли для реєстрації тільки 09 клас МКТП. А хтось взяв і зареєстрував таку ж торгову марку для 35 класу МКТП і відкрив, наприклад – Sex-shop з такою ж назвою, а у Вас виробництво комп’ютерних програм. Начебто і діяльність не перетинається, але ось чи приємно Вам наявність такого сусіда? Саме тому підбір класів товарів і послуг є дуже важливим етапом, тому що саме від правильного підбору класа надалі буде залежати обсяг Ваших прав.

Крок №4: Однорідність як причина для відмови в реєстрації або як правильно проводити пошук

Найпоширенішою причиною для відмови в реєстрації Вашої ТМ є наявність тотожних або схожих до ступеня змішування торговельних марок, зареєстрованих або заявлених на реєстрацію в Україні на ім’я іншої особи, причому не тільки для таких самих, але і для споріднених з ними товарів і послуг.

Для того, щоб не потрапити в низку так званих «щасливчиків», яким відмовили в реєстрації ТМ на вищевказаній підставі, проводиться попередній пошук на тотожність і схожість із зареєстрованими і / або заявленими на реєстрацію торговими марками. Багатьом може здатися, що проведення пошуку – це додаткова витрата грошей і часу. Але насправді, проведення такого пошуку, як раз навпаки, допомагає заощадити і час, і гроші. Так як відмова в реєстрації торгової марки на підставі наявності тотожних або схожих до ступеня змішування торговельних марок заявник отримує на останньому етапі реєстрації, і витрачені гроші і час – вже ніхто не поверне.

Проведення попереднього пошуку дозволяє заявнику до подачі заявки прояснити ситуацію з наявністю тотожних і схожих торгових марок. Як то кажуть: «Хто попереджений, той озброєний!». Після проведення такого пошуку Ви можете або спати спокійно – знаючи, що Вам зареєструють торгову марку, або ж зробити якісь дії, щоб знизити ризики відмови.

Як і реєстрація торгової марки, пошук теж проводиться за певними класами МКТП. При цьому для проведення пошуку необхідно враховувати, що пошук треба проводити також і за однорідними товарами або послугами в інших класах, щоб згодом несподівано не одержати відмову в реєстрації на підставі тотожної торгової марки, поданої або зареєстрованої не для Ваших товарів або послуг, але для однорідних з ними!

В Україні замовити такий пошук може фізична або юридична особа. Для цього потрібно звернутися до філії «Укрпатенту»-«Український центр інноватики та патентно-інформаційних послуг».

Вартість такого пошуку складе:

Для словесної або образотворчої торгової марки – 720 грн. в одному класі МКТП (+144 грн. за кожен наступний клас МКТП);
Для комбінованої торгової марки – 1440 грн. в одному класі МКТП (+288 грн. за кожен наступний клас МКТП);

Пошук здійснюється протягом 7 робочих днів. За результатами пошуку замовник отримає роздруківку з виявленими торговими марками, без пояснень щодо ризиків відмови в реєстрації на підставі наявності тотожних або схожих до ступеня змішування торговельних марок. Така роздруківка в середньому складе від 25 до 200 сторінок. З тотожністю Вам повинно бути все зрозуміло: якщо є зареєстрована тотожна ТМ, то в реєстрації Вам відмовлять. Але в більшості своїй ці 25-200 сторінок складають схожі торгові марки, і часом навіть досвідченому фахівцеві складно розпізнати, чи заважає конкретна торговельна марка в даному випадку.

Крок №5: Інші причини для відмови

Крім такої причини для відмови в реєстрації торгової марки, як наявність тотожних і схожих до ступеня змішування торговельних марок, є ще ряд причин, про які Ви можете прочитати в статті 5-6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». Наприклад, не реєструються як торговельні марки:

• описові знаки;
• позначення, які вказую на вигляд, якість, призначення товарів і / або послуг;
• позначення, які вводять в оману щодо особи, яка виробляє товари і / або надає послуги і т.д. На це також потрібно звертати увагу при розробці Вашої торгової марки.

Крок №6: Вибір процедури реєстрації

Припустимо, що ризики у Вас мінімальні, і можемо розпочати процедуру реєстрації торгової марки. Законодавчо термін реєстрації торгової марки не встановлено, але, виходячи з практики, стандартна процедура реєстрації триває 12-15 місяців. У тому випадку, якщо в ході реєстрації були допущені помилки або експертиза запросить уточнити деякі моменти, стандартний термін реєстрації може затягнутися, оскільки Ви вступаєте в листування з Укрпатентом.

За додаткову плату процедуру реєстрації торгової марки можна прискорити і провести за 8-8,5 місяців, або ж 4-4,5 місяці. Все залежить від Ваших потреб. Зазвичай такі потреби пов’язані з бажанням заявника провести міжнародну реєстрацію торгової марки, отримати доменне ім’я другого рівня в зоні UA, захистити свої права в разі порушення і т.д.

Крок №7: Подаємо заявку на реєстрацію торгової марки

Щоб почати процедуру реєстрації, потрібно правильно скласти Заявку на реєстрацію торгової марки та подати її в УКРПАТЕНТ. Згідно з чинним законодавством, заявниками в Україні можуть бути фізичні та \ або юридичні особи. Готуючи заявку до подачі, дуже важливо правильно заповнити зазначену форму, вказати всю необхідну інформацію про заявника, про його торгову марку. Також важливо докласти правильний перелік товарів і послуг, для яких буде відбуватися реєстрація, так як після подачі заявки перелік розширити вже не можна. Ну, і, звичайно ж, не забути докласти зразки торгової марки розміром 8х8 см. При цьому, якщо торгова марка подається на реєстрацію в чорно-білому виконанні, зображення подається в п’яти примірниках, а якщо в кольоровому – то в десяти примірниках.

Після того, як Ви подасте заявку в Укрпатент, Ви отримаєте розписку про прийняття заявки на реєстрацію торгової марки. У такій розписці буде вказано номер Вашої заявки (m 2013 00000), дата (12.06.2013) і час (15:15) подачі заявки.

Крок №8: Оплата за подачу заявки

Важливо пам’ятати, що протягом 2-х місяців від дати подання заявки на реєстрацію торгової марки необхідно сплатити збір за її подачу. Збір за подачу заявки оплачується згідно Постанови КМ України № 1716 від 24.12.2004 «Про затвердження Порядку сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності» (далі – Постанова). Даний збір перекладається на рахунок Укрпатенту за вказаними на сайті Укрпатенту реквізитами.

Відповідно до Постанови збір складе – 1000 грн в одному класі МКТП (+1000 грн за кожен наступний клас МКТП). Зверніть увагу на те, що якщо заявка буде подаватися від декількох заявників, то цей збір зросте на 30%. Крім того, якщо Ви хочете зареєструвати кольорову торгову марку, то Вам необхідно буде доплатити ще 500 грн. за колір, незалежно від кількості кольорів. Також в Постанові передбачені й інші збори, які необхідно платити за додаткові дії в окремих випадках. Наприклад: внесення змін до заявки, відновлення терміну оплати збору за видачу Свідоцтва та т.п.
Після сплати державного збору за подачу заявки процедура діловодства буде запущена, і навіть у разі отримання Вами негативного рішення гроші вже Вам ніхто не поверне.

Крок №9: Встановлення дати подання заявки

Свідоцтва про реєстрацію знака для товарів і послуг Ви зможете проставляти значок «®», який буде попереджати споживачів і конкурентів про те, що торговельна марка зареєстрована в патентному відомстві.

Крок №10: Проходження другої стадії формальної експертизи

Наступним етапом по реєстрації торгової марки є проходження другої стадії формальної експертизи заявки. На цьому етапі заявка перевіряється на відповідність формальним вимогам, які встановлені чинним законодавством. Зокрема:

заявка повинна подаватися щодо одного знака;
заявка складається українською мовою і повинна містити:
а) заяву про реєстрацію знака;
б) зображення позначення, що заявляється;
в) перелік товарів і послуг, для яких заявник просить зареєструвати знак, згрупованих за МКТП;

в заяві про реєстрацію знака необхідно вказати заявника його адресу, а також, якщо заявник просить охорону кольору, то він повинен вказати колір в заявці і подати кольорові зразки вказаного знака.
Якщо в заявці допущені помилки або неточності, то Вам з Укрпатенту прийде запит, відповідь на який Ви повинні направити в Укрпатент протягом 2-х місяців. В іншому ж випадку, в залежності від причини запиту, може бути два варіанти результату:

1) Заявка продовжить реєстрацію, і експерт самостійно внесе всі ті правки, які він запропонував на свій розсуд. Наприклад, такий результат можливий в тому випадку, якщо експерт надіслав уточнення по класах з пропозицією уточнити, виключити або перефразувати товар і \ або послугу;

2) Заявка буде вважатися відкликаною і Ваш час і гроші вже ніхто не поверне, якщо прийшов запит про необхідність подати додаткові документи, без яких діловодство по заявці не можливо. Наприклад, запит про необхідність подати заяву встановленої форми з підписом і печаткою підприємства, якщо Ви забули його підписати і поставити печатку і т.д.

В результаті проходження формальної експертизи ми отримуємо висновок експерта, і наша Заявка переходить на найскладніший етап – кваліфікаційну експертизу.

Крок №11: Проходження кваліфікаційної експертизи

Кваліфікаційна експертиза або так звана «експертиза по суті» має на увазі розгляд можливості надання правової охорони для заявленої торгової марки. Саме на цьому етапі реєстрації повно підводного каміння, яке може спливти в будь-який момент. На цій стадії експертиза перевіряє наявність тотожних і схожих до ступеня змішування вже зареєстрованих або поданих на реєстрацію торгових марок, а також розглядає Вашу торгову марку на відповідність іншим пунктам ст. 5-6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Після проходження даної експертизи УКРПАТЕНТ виносить позитивне рішення про реєстрацію торгової марки або ж попередню відмову в реєстрації Вашого позначення.

Не поспішайте опускати руки, якщо Ви отримали попередню відмову в реєстрації торгової марки. Це якраз той етап, коли доцільно звернутися до допомоги патентного повіреного України, якщо Ви не зробили цього раніше. Адже у Вас є 2 місяці, щоб: «зібрати волю в кулак», підготувати всі необхідні матеріали і подати в УКРПАТЕНТ мотивовану відповідь на користь реєстрації Вашої торгової марки. Якщо Ви не встигаєте за 2 місяці зібрати всі необхідні для написання мотивованої відповіді документи, то до закінчення 2-х місяців цей термін можна продовжити. При цьому необхідно звернутися з клопотанням до УКРПАТЕНТу і сплатити збір за його подачу в розмірі 400 грн. Даний збір передбачений вже відомою нам Постановою. Якщо ж Ви не встигли продовжити термін подачі вмотивованої відповіді на користь реєстрації торгової марки, то у Вас є ще можливість його відновити. Для цього потрібно звернутися в УКРПАТЕНТ з клопотанням і сплатити збір у розмірі 400 грн відповідно до Постанови. Хочу звернути Вашу увагу на те, що відновлення можливо тільки при наявності поважних причин для його пропуску, які потрібно вказати в клопотанні.

Якщо Ви вчасно подали переконливу мотивовану відповідь на користь реєстрації торгової марки, то Ви отримаєте позитивне рішення про реєстрацію торгової марки, ну а якщо ні, то остаточну відмову. З практики можу сказати, що в більшості випадків, якщо мотивовану відповідь готує кваліфікований фахівець – експертиза приймає його до уваги і виносить рішення про реєстрацію торгової марки.

Повернемося до гарних новин – Ви отримали позитивне рішення про реєстрацію торгової марки. У такому випадку протягом 3-х місяців від дати отримання рішення про реєстрацію торгової марки Вам необхідно сплатити державний збір за публікацію відомостей про реєстрацію Вашої торгової марки в розмірі 150 грн. в одному класі МКТП (+ 150 грн. за кожен наступний клас МКТП) для чорно-білої торгової марки і 250 грн. в одному класі МКТП (+ 150 грн. за кожен наступний клас МКТП) для кольорової. Також необхідно сплатити державне мито за видачу Свідоцтва на знак для товарів і послуг в розмірі 85 грн. для резидентів України. Оригінали платіжних доручень про оплату вищевказаних платежів необхідно подати в УКРПАТЕНТ.

Якщо з якихось причин Ви не встигаєте за 3 місяці сплатити вищевказані збори і мито, то у Вас є можливість продовжити або поновити строки для їх оплати. При цьому необхідно звернутися з клопотанням до УКРПАТЕНТу і сплатити збір за продовження \ відновлення термінів оплати мита в розмірі – 400 грн. і збору за продовження \ відновлення термінів оплати збору за публікацію відомостей про реєстрацію Вашої торгової марки в розмірі – 400 грн.

Після зарахування збору за публікацію і мита за видачу Свідоцтва на рахунок, УКРПАТЕНТ проведе публікацію і надрукує Свідоцтво затвердженого зразка, яке буде охоронним документом.

Важливо пам’ятати, що Свідоцтво діє протягом 10 років від дати подання заявки. За 6 місяців до закінчення цього терміну його можна і потрібно продовжувати. Свідоцтво може продовжуватися на 10 років нескінченну кількість разів, при цьому необхідно подати клопотання в УКРПАТЕНТ і оплатити відповідний збір за його продовження в розмірі – 3000 грн. в одному класі МКТП (+ 300 грн. за кожен наступний клас МКТП).

Якщо Ви пропустили строк для продовження Свідоцтва, то у Вас в запасі є ще 6-ть місяців для продовження Свідоцтва. В такому випадку збір за продовження зросте на 150% і складе – 4500 грн. в одному класі МКТП (+ 450 грн. за кожен наступний клас МКТП).

На завершення моєї статті хочу звернути Вашу увагу на те, що тільки на перший погляд може здатися, що реєстрація торгової марки – справа нехитра. Але насправді, у великій кількості випадків не обійтися без спеціальних знань, умінь і досвіду, які допоможуть Вам заощадити і гроші, і час. На шляху до володіння Свідоцтвом на торговельну марку є маса підводних каменів, виявити які Вам допоможуть кваліфіковані фахівці в сфері інтелектуальної власності – юристи, патентні повірені України. Ну а вибір: робити все самому або скористатися допомогою фахівців, – як завжди, залишається за Вами!

Автор: Юлія Мацюк

Прес-служба Патентно-юридичної агенції «Синергія»

Передрук даного матеріалу дозволено виключно з посиланням на сайт www.synergy.ua