Количество зарегистрированных торговых марок в каждой стране постоянно увеличивается. По состоянию на 1 сентября 2018 года в Украине в Государственном реестре свидетельств на знаки для товаров и услуг значится 247 028 торговых марок. Только за 2017 год в Украине было зарегистрировано 37 817 торговых марок.

Расширение бизнеса на рынках этих стран так или иначе может повлечь за собой конфликт, связанный с ранее зарегистрированными торговыми марками. Спор может начаться на стадии регистрации торговой марки, когда ведомство страны отказывает в регистрации из-за схожести с ранее поданным или зарегистрированным знаком, либо на стадии вывода продукта на рынок, когда владелец более раннего знака защищает свои эксклюзивные права путем запрета распространения продукта и возмещения убытков.

Такой конфликт может быть разрешен несколькими способами: 1) прекращением использования торговой марки; 2) подписанием соглашения о сосуществовании и неконкуренции; 3) признанием торговой марки недействительной; 4) досрочным прекращением торговой марки из-за неиспользования.

Одним из принципов добросовестного владения торговой маркой является ее использование. В связи с этим законодательством большинства стран предусмотрены нормы, предоставляющие возможность досрочного прекращения действия свидетельства на торговую марку в связи с неиспользованием ее непрерывно в течение определенного срока. Для эффективного применения этой нормы должны быть соблюдены определенные обязательные условия. В данной статье рассмотрим два аспекта досрочного прекращения правовой охраны знаков на товары и услуги: 1) определение срока неиспользования торговой марки; 2) способы доказывания наличия у лица заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны на торговую марку.

Срок неиспользования

Большинство стран СНГ закрепило в своих профильных законах срок досрочного прекращения правовой охраны торговой марки вследствие неиспользования — три года. Такой же срок указан и в части 4 статьи 18 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг». Однако в Украине в связи с подписанием Соглашения об ассоциации между Украиной с одной стороны и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами с другой стороны (Соглашение об ассоциации) возникла коллизия относительно определения применимого срока неиспользования.

Статья 198 Соглашения об ассоциации предусматривает возможность аннулирования регистрации торговой марки, если в течение непрерывного пятилетнего периода она не была введена в использование на соответствующей территории для товаров или услуг, в отношении которых она зарегистрирована. С момента вступления в силу Соглашения об ассоциации велись дискуссии о том, какой же срок должен применяться: три года или пять лет. Предварительную точку в этой дискуссии 17 июля 2018 года поставил Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного хозяйственного суда при рассмотрении дела № 910/14972/17 относительно прекращения действия свидетельства на торговую марку. Суд в постановлении от 17 июля 2018 года определил, что одним из принципов деятельности государства в сфере права международных договоров является общепризнанная норма pacta sunt servanda — договоры должны выполняться, то есть в делах о досрочном прекращении действия правовой охраны на торговые марки из-за неиспользования следует применять положения статьи 198 Соглашения об ассоциации, а значит, речь идет о пятилетнем сроке.

Пока открытым остается вопрос момента применения указанных норм Соглашения об ассоциации: с 1 сентября 2017 года — даты вступления в силу Соглашения об ассоциации или все же с 1 января 2016 года — даты временного применения некоторых положений Соглашения об ассоциации, в том числе раздела IV, который содержит положения статьи 198 Соглашения.

Кроме срока неиспользования важную роль играют еще два момента: непрерывность такого неиспользования и момент его исчисления. Принцип непрерывности неиспользования является одинаковым во всех указанных странах.

Что касается момента исчисления, то необходимо учитывать определенную законодательством процедуру для досрочного прекращения действия правовой охраны знака.

В Украине, согласно пункту 71 постановления пленума Высшего хозяйственного суда Украины (ВХСУ) от 17 октября 2012 года № 12 «О некоторых вопросах практики разрешения споров, связанных с защитой прав интеллектуальной собственности», не подлежит досрочному прекращению действие свидетельства в случае, если использование знака началось или возобновилось до подачи иска. В связи с тем, что суды начали применять Соглашение об ассоциации, нужно учитывать также положения статьи 198, предусматривающие, что «использование или его возобновление в течение трехмесячного периода, предшествующего заявлению об аннулировании, которое началось сразу после окончания непрерывного пятилетнего периода неиспользования, не принимаются во внимание, если подготовка к началу или возобновлению использования осуществляется только в связи с тем, что владелец осознает возможность подачи заявления об аннулировании».

Заинтересованное лицо или любое лицо

Законом Украины предусмотрено, что любое лицо вправе обратиться в суд с заявлением о досрочном прекращении действия свидетельства полностью или частично. Суды в большей мере сконцентрированы на исследовании фактов использования либо неиспользования спорного знака, продолжительности неиспользования знака, наличия уважительных причин неиспользования.

Как правило, суды устанавливают наличие заинтересованности истца на основании наличия предварительного отказа в регистрации торговой марки (постановление ВХСУ от 29 сентября 2015 года № 910/9258/14) и лишь в некоторых делах детально исследуют хозяйственную деятельность истца для обоснования права на иск (решение Хозяйственного суда г. Киева от 1 августа 2016 года № 910/9685/16).

Но, несмотря на поверхностный, казалось бы, подход судов к вопросу установления заинтересованности лица, следует помнить о том, что обращаться в суд можно за защитой своих нарушенных, непризнанных либо оспариваемых прав и законных интересов.

Как видим, вопросы досрочного прекращения действия прав на торговую марку в разных странах требуют тщательного анализа процедурных моментов и подходов судов к исчислению сроков и установлению заинтересованности лица.

Материал опубликован в №43 издания “Юридическая практика” от 23.10.2018

и на сайте http://pravo.ua/article.php?id=100118029

Автор: Анна Кравчук

Перепечатка, полное или частичное копирование текста статьи, перевод, размещение статьи или ее переводов на других сайтах и иных интернет-ресурсах, любое другое ее использование без письменного разрешения автора строго запрещены! Нарушение запрета влечет за собой ответственность согласно Закону Украины «Об авторском праве и смежных правах»