Кількість зареєстрованих торгових марок в кожній країні постійно збільшується. Станом на 1 вересня 2018 року в Україні в Державному реєстрі свідоцтв на знаки для товарів і послуг значиться 247 028 торгових марок, у відповідному реєстрі Білорусі – 65 464, в реєстрі РФ – 671 112. Тільки за 2017 рік в Україні було зареєстровано 37 817 торгових марок, в Росії – 56 849, в Білорусі – 6813.

Розширення бізнесу на ринках цих країн так чи інакше може спричинити конфлікт, пов’язаний з раніше зареєстрованими торговими марками. Суперечка може початися на стадії реєстрації торгової марки, коли відомство країни відмовляє в реєстрації через схожість з раніше поданим або зареєстрованим знаком, або на стадії виведення продукту на ринок, коли власник більш раннього знаку захищає свої ексклюзивні права шляхом заборони поширення продукту і відшкодування збитків .

Такий конфлікт може бути вирішений декількома способами: 1) припиненням використання торгової марки; 2) підписанням угоди про співіснування і уникнення конкуренції; 3) визнанням торгової марки недійсною; 4) достроковим припиненням торгової марки через невикористання.

Одним з принципів добросовісного володіння торговою маркою є її використання. У зв’язку з цим законодавством більшості країн передбачені норми, що надають можливість дострокового припинення дії свідоцтва на торговельну марку в зв’язку з невикористанням її безперервно протягом певного строку. Для ефективного застосування цієї норми повинні бути дотримані певні обов’язкові умови. У цій статті розглянемо два аспекти дострокового припинення правової охорони знаків на товари та послуги: 1) визначення терміну невикористання торговельної марки; 2) способи доведення наявності в особи зацікавленості в достроковому припиненні правової охорони на торговельну марку.

Строк невикористання

Більшість країн СНД закріпило в своїх профільних законах строк дострокового припинення правової охорони торговельної марки внаслідок невикористання – три роки. Такий же термін зазначений і в частині 4 статті 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». Однак якщо в Росії і Білорусі зазначений строк є чітко визначеним, то в Україні в зв’язку з підписанням Угоди про асоціацію між Україною з одного боку і Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їх державами-членами з іншого боку (Угода про асоціацію) виникла колізія щодо визначення застосовуваного строку невикористання.

Стаття 198 Угоди про асоціацію передбачає можливість анулювання реєстрації торгової марки, якщо протягом безперервного п’ятирічного періоду вона не була введена в експлуатацію на відповідній території для товарів або послуг, щодо яких вона зареєстрована. З моменту вступу в силу Угоди про асоціацію велися дискусії про те, який же строк повинен застосовуватися: три роки або п’ять років. Попередню крапку в цій дискусії 17 липня 2018 року поставив Верховний Суд в складі колегії суддів Касаційного господарського суду при розгляді справи № 910/14972/17 щодо припинення дії свідоцтва на торговельну марку. Суд в постанові від 17 липня 2018 року визначив, що одним із принципів діяльності держави в сфері права міжнародних договорів є загальновизнана норма pacta sunt servanda – договори повинні виконуватися, тобто в справах про дострокове припинення дії правової охорони на торговельні марки через невикористання слід застосовувати положення статті 198 Угоди про асоціацію, а значить, мова йде про п’ятирічний строк.

Поки відкритим залишається питання моменту застосування зазначених норм Угоди про асоціацію: з 1 вересня 2017 року – дати набрання чинності Угоди про асоціацію або все ж з 1 січня 2016 року – дати тимчасового застосування деяких положень Угоди про асоціацію, в тому числі розділу IV, який містить положення статті 198 Угоди.

Крім строку невикористання важливу роль відіграють ще два моменти: безперервність такого невикористання і момент його обчислення. Принцип безперервності невикористання є однаковим у всіх зазначених країнах.

Що стосується моменту обчислення, то необхідно враховувати визначену законодавством процедуру для дострокового припинення дії правової охорони знаку.

Так, в Білорусі процедура дострокового припинення передбачає звернення особи до Верховного суду Республіки Білорусь. При такій процедурі строк невикористання обчислюється до дати подання позову.

В Україні, згідно з пунктом 71 постанови пленуму Вищого господарського суду України (ВГСУ) від 17 жовтня 2012 № 12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності», не підлягає достроковому припиненню дія свідоцтва в разі, якщо використання знаку почалося або відновилося до подачі позову. У зв’язку з тим, що суди почали застосовувати Угоду про асоціацію, потрібно враховувати також положення статті 198, які передбачають, що «використання або його відновлення протягом тримісячного періоду, що передує заявою про анулювання, яке почалося відразу після закінчення безперервного п’ятирічного періоду невикористання, не приймаються до уваги, якщо підготовка до початку або до відновлення використання здійснюється тільки в зв’язку з тим, що власник усвідомлює можливість подання заяви про анулювання».

12 липня 2017 року в РФ змінилася процедура дострокового припинення правової охорони товарного знаку. Стаття 1486 Цивільного кодексу РФ передбачає обов’язковий порядок досудового вирішення такого спору. Відповідно до даної процедури зацікавлена особа направляє правовласнику пропозицію зробити одну з таких дій: звернутися в Роспатент із заявою про відмову від правової охорони товарного знаку або укласти договір про відчуження виключного права на цей знак. При цьому така пропозиція може бути направлено не раніше закінчення встановленого законом строку невикористання – трьох років. Якщо протягом двох місяців з дня направлення претензії правовласник не надасть відповіді або відповість відмовою, можна звертатися до суду. Для подачі відповідного позову дається 30 днів з моменту закінчення зазначених двох місяців. Таким чином, в РФ термін невикористання відраховується не до дати подачі позову в суд, а до дати направлення правовласнику відповідної пропозиції.

Зацікавлена особа або будь-яка особа

Законами України та Білорусі передбачено, що будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково. Згідно з Цивільним кодексом РФ таким правом наділені тільки зацікавлені особи.

Хоча білоруський закон говорить про те, що будь-яка особа може звернутися до суду із заявою про дострокове припинення, Верховний суд Республіки Білорусь строго підходить до визначення такої особи. Пунктом 13 постанови пленуму Верховного суду Республіки Білорусь від 28 вересня 2005 року № 9 «Про деякі питання застосування законодавства при розгляді цивільних справ, пов’язаних із захистом права на товарний знак і знак обслуговування» передбачено, що особа повинна довести суду наявність зацікавленості в задоволенні позову. Така зацікавленість може виражатися в намірі особи використовувати товарний знак на продукції, в наявності рішення патентного органу про відмову особі в наданні правової охорони товарному знаку. У разі якщо в суді позивачем не буде доведена наявність зацікавленості, навіть при встановленні факту невикористання знаку правова охорона знаку судом не може бути достроково припинена.

У той же час в Україні суди в більшій мірі сконцентровані на дослідженні фактів використання або невикористання спірного знаку, тривалості невикористання знаку, наявності поважних причин невикористання.

Як правило, суди встановлюють наявність зацікавленості позивача на підставі наявності попередньої відмови в реєстрації торгової марки (постанова ВГСУ від 29 вересня 2015 року № 910/9258/14) і лише в деяких справах детально досліджують господарську діяльність позивача для обґрунтування права на позов (рішення Господарського суду м. Києва від 1 серпня 2016 року № 910/9685/16).

Але, незважаючи на поверхневий, здавалося б, підхід судів до питання встановлення зацікавленості особи, слід пам’ятати про те, що звертатися до суду можна за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів.

Як бачимо, питання дострокового припинення дії прав на торгову марку в різних країнах вимагають ретельного аналізу процедурних моментів і підходів судів до обчислення строків та встановлення зацікавленості особи.

Матеріал опубліковано в №43 видання “Юридична практика” від 23.10.2018 

та на сайті http://pravo.ua/article.php?id=100118029

Автор: Анна Кравчук

ередрук, повне або часткове копіювання тексту статті, переклад, розміщення статті або її перекладів на інших сайтах та інших інтернет-ресурсах, будь-яке інше її використання без письмового дозволу автора суворо заборонені! Порушення заборони тягне за собою відповідальність згідно з Законом України «Про авторське право і суміжні права»