Предлагаем Вашему вниманию систематизированную подборку вопросов, которые наиболее часто задают участники наших регулярных семинаров «Все о роялти для предприятия», с ответами на них и полезными советами. Также вы можете прочитать подробный обзор самого семинара в третьем номере 2014 года журнала «Интеллектуальная собственность» в разделе на нашем сайте ПРЕССА О НАС.
Приятного прочтения!
Отвечает Алина Сероштан
патентный поверенный,
директор департамента по регистрации
объектов интеллектуальной собственности ПЮА «Синергия»
Какой путь выбрать при регистрации ТМ в других странах?
Поскольку торговая марка имеет территориальную охрану, для регистрации торговых марок в других странах заявитель может выбрать один из следующих путей регистрации:
– регистрация ТМ по национальной процедуре в каждой отдельно взятой стране, где необходима охрана;
– регистрация ТМ по Мадридской системе;
– если интересует регистрация в странах Европейского союза, то можно регистрировать единую марку ЕС.
Что касается вопроса: каким из вышеуказанных путей пойти – однозначного ответа на этот вопрос не существует. Поскольку, идеального пути – нет. У каждого из вышеуказанных вариантов есть свои плюсы, и есть свои минусы. Поэтому выбор того или иного пути зависит от конкретного случая.
Приведу для примера плюсы и минусы международной регистрации по Мадридской системе.
К одним из плюсов относятся:
– Упрощение процедуры подачи заявки
В Международное бюро интеллектуальной собственности подается только одна заявка, в которой может испрашиваться охрана одновременно во всех 92 странах, которые подписали Мадридское соглашение и/или Мадридский протокол. При этом подача такой заявки осуществляется через национальное ведомство. В данном случае, Вы экономите время на переписку с патентными поверенными других стран.
– Стоимость
Сборы за регистрацию торговой марки в нескольких странах по Мадридской системе меньше, чем стоимость национальной регистрации в этих странах.
При этом торговая марка, которая зарегистрирована по Мадридской системе, имеет такую же охрану, как и торговая марка, зарегистрированная по национальной процедуре. Так же в этом варианте Вы не платите гонорар за подачу заявки и ведения делопроизводства патентным поверенным других стран (кроме случаев предварительного отказа в регистрации).
Кроме того, в дальнейшем можно расширить охрану торговой марки на другие страны Мадридской системы, дополнительно указав эти страны в отдельном заявлении и уплатив соответствующие сборы.
Из минусов можно выделить следующее:
– Для того, чтобы подавать заявку по Международной процедуре, необходимо иметь либо свидетельство о регистрации ТМ в стране происхождения (для стран-участниц Соглашения), либо поданную заявку (для стран-участниц Протокола). Не всегда есть такая необходимость у заявителя – регистрировать ТМ на территории Украины.
– Не все страны подписали Мадридское соглашение и/или Мадридский протокол.
– Согласно положению Мадридского соглашения и Мадридского протокола в течение 5 лет от даты международной регистрации данная регистрация зависима от национальной торговой марки. Это значит, что если в течение 5 лет заявка и/или свидетельство не пользуются полностью или частично правовой охраной (например, заявка была отозвана, закончился срок действия свидетельства, свидетельство было аннулировано, если свидетельство исключили из реестра или признали недействительным и тому подобное), то Международная регистрация так же исключит данную ТМ из реестра.
Поэтому очень важно иметь надежную национальную регистрацию.
Что делать, если получен уже предварительный отказ в регистрации?
Если Вы получили предварительный отказ в регистрации (форма Т-9), в нем должны быть указаны основания для отказа (ст.5,6 ЗУ «Об охране знаков для товаров и услуг»).
Можно либо согласиться с данными основаниями, либо же подать мотивированный ответ в пользу регистрации торговой марки. Для этого есть 2 месяца с момента получения такого рода уведомления. В данном ответе приводятся аргументы: на каком основании Вы не согласны с мнением экспертизы. Если Вы по каким-либо причинам не успеваете подготовить и подать данный ответ в течение 2-х месяцев, можно продлить данный срок, оплатив при этом соответствующий сбор. Если Вы и это не успели сделать по уважительной причине, то в таком случае есть еще 6 месяцев, чтобы восстановить данные сроки.
После рассмотрения экспертизой поданного мотивированного ответа в пользу регистрации ТМ, экспертиза либо соглашается с Вашими доводами и выносит положительное решение о регистрации ТМ (форма Т-8), либо отказывают окончательно (форма Т-10). При этом есть возможность в течение 2-х месяцев подать возражение против данного решения уже в Апелляционную палату Государственной службы интеллектуальной собственности либо же обратиться в суд.
Отвечает Виктория Остапчук
патентный поверенный, адвокат,
управляющий партнер ПЮА «Синергия»
Для того чтобы платить роялти за границу, – где должна быть зарегистрирована торговая марка?
Исходя из определения платежа роялти, указанного в пп. 14.1.225 Налогового кодекса Украины (далее – НКУ), и применяя его к такому объекту, как торговая марка, роялти – это платеж за пользование или за предоставление права на пользование торговой маркой. Торговая марка приобретает правовую охрану на основании ее регистрации в каждой отдельной стране. Если украинское предприятие планирует использовать торговую марку на территории Украины и платить за такое использование роялти нерезиденту, соответственно, торговая марка должна быть зарегистрирована на территории Украины.
Если я подал заявку на регистрацию, но свидетельство о регистрации ТМ еще не получил – могу ли я уже заключать лицензионный договор и платить роялти?
Заключать лицензионные договоры и платить роялти за объекты интеллектуальной собственности, которые подлежат обязательной государственной регистрации, возможно лишь после осуществления такой регистрации и получения охранного документа. Это касается объектов промышленной собственности, в частности, торговых марок.
В отношении объектов авторского права и смежных прав (например, компьютерных программ) – их регистрация не является обязательной. Поэтому по таким объектам можно заключать лицензионные договоры и платить роялти за предоставление прав на использование таких объектов независимо от их регистрации.
Существует ограничение, согласно которому при выплате роялти резидентом Украины нерезиденту резидент имеет право относить на расходы такие роялти в сумме не более 4 % дохода (выручки) за прошлый год. Как рассчитываются такие 4 %?
Согласно п. 140.1.2. Налогового кодекса Украины в состав расходов не включаются начисления роялти в отчетном периоде в пользу нерезидента, в размере, превышающем 4 процента дохода (выручки) от реализации продукции (товаров, работ, услуг) (за вычетом налога на добавленную стоимость и акцизного налога) за год, предшествующий отчетному.
Применяется указанная норма следующим образом:
Из общего объема выручки предприятия за прошлый год (не включая НДС и акцизный сбор) рассчитывается 4%. В текущем году общий объем роялти, уплаченный нерезидентам, не превышающий вычисленные 4 % выручки за прошлый год, относится на расходы. Если объем роялти, уплаченный нерезидентам, превышает указанные 4%, то разницу (избыточную сумму роялти) предприятие уплачивает за счет прибыли.
Для применения норм международного договора об избежании двойного налогообложения при выплате роялти нерезиденту необходимо получать справку о резидентстве получателя платежа в соответствующей стране. Когда необходимо получать такую ??справку?
Учитывая, что согласно пп. 103.4 НКУ справка является основанием для применения норм об избежании двойного налогообложения и, соответственно, для уменьшения налога с дохода нерезидента, необходимо удержать при выплате роялти.
Пунктом 103.8. НКУ также предусмотрена возможность лица, которое выплачивает доходы нерезиденту в отчетном (налоговом) году, в случае представления нерезидентом справки с информацией за предыдущий отчетный налоговый период (год), применить правила международного договора Украины, в частности, относительно освобождения (уменьшения) от налогообложения, в отчетном (налоговом) году с получением справки по окончанию отчетного (налогового) года.
Как подтвердить, что нерезидент подлежит налогообложению в отношении роялти в государстве, резидентом которого он является, с целью отнесения на расходы платежей роялти в пользу такого нерезидента (подп. г) п.140.1.2. НКУ)?
Для возможности отображения в расходах сумм выплаченных роялти нерезиденту стоит получить от нерезидента справку с подтверждением того, что такой нерезидент подлежит налогообложению в своем государстве. Такая справка выдается, как правило, налоговым органом соответствующего государства по обращению нерезидента.
Могут стороны при выплате роялти нерезиденту самостоятельно определить договором между ними, в какой стране будет выплачиваться налог на доход нерезидента в виде платежей роялти?
В большинстве действующих международных договоров об избежании двойного налогообложения, заключенных Украиной, предусмотрено право облагать налогом доходы в виде роялти каждой из стран, являющейся стороной международного договора, – страной, которая является источником доходов, и страной, резидентом которой является лицо, получающее такие доходы. При этом, в соответствии с позицией налоговых органов и сущностью положений непосредственно самих международных договоров и международной практики, указанные положения международных договоров не могут трактоваться как предоставляющие налогоплательщику право выбора, в какой именно из двух договорных стран будет осуществляться налогообложение дохода в виде роялти. Такие доходы должны облагаться налогом в обеих странах. Вместе с тем налог с дохода нерезидента в страны, в которой возникают роялти, ограничивается ставками, предусмотренными международным договором (пониженные ставки).
И хотя в настоящее время существует противоречивая судебная практика по этому вопросу, рекомендуем придерживаться именно позиции налоговых органов и международной практики применения договоров об избежании двойного налогообложения.
Пресс-служба Патентно-юридического агентства «Синергия»
Перепечатка данного материала разрешена исключительно со ссылкой на сайт www.synergy.ua